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La procédure de réexamen : une solution de rechange viable au Canada
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La Cour d’appel fédérale a récemment maintenu le rejet d’un appel interjeté à l’égard d’une décision rendue par un conseil de réexamen de brevet. Ce faisant, la Cour a établi que la procédure de réexamen peut constituer une solution de rechange viable lorsqu’il est question de contester la validité d’un brevet canadien.
En vertu de l’article 48.1 de la Loi sur les brevets, toute personne peut demander le réexamen d’une ou de plusieurs revendications contenues dans un brevet délivré, sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité et sur paiement des taxes réglementaires (actuellement 1 000 $ pour les petites entités et 2 000 $ pour les autres entités). Après avoir reçu une demande de réexamen, le commissaire doit établir un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux sont rattachés au Bureau des brevets.
Les revendications en litige dans l’affaire Newco Tank Corp v. Attorney General of Canada, 2015 FCA 47, conf. 2014 CF 287 concernaient le chauffage de réservoirs de stockage de liquide à l’aide de chaleur d’échappement. Le commissaire a reçu une demande de réexamen étayée par diverses références d’antériorité, dont six brevets des États-Unis. Après avoir consulté le titulaire du brevet, le conseil a rejeté les revendications pour cause d’évidence, suite à l’application du critère à quatre volets prescrit par la Cour suprême dans Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61.
L’appel interjeté par Newco auprès de la Cour fédérale a été rejeté par le juge Mosley, qui a fait preuve de déférence envers le conseil en appliquant la norme du caractère raisonnable établie dans l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9.
Le 16 février 2015, la Cour d’appel fédérale a maintenu la décision du juge Mosley et a confirmé qu’à moins d’une erreur de droit, la norme qu’il faut appliquer pour le contrôle de décisions rendues par un conseil de réexamen est celle du caractère raisonnable.
Actuellement, la procédure de réexamen employée au Canada est plutôt restrictive quant à la participation de tierces parties en ce que les observations se limitent au dossier d’antériorité soumis durant le réexamen. En outre, la procédure de réexamen peut vraisemblablement permettre à un titulaire de brevet d’étayer des revendications en y apportant des modifications durant le processus de réexamen. Compte tenu de la décision de la Cour d’appel, et selon la nature du dossier d’antériorité soumis ainsi que des revendications en litige, la procédure de réexamen peut constituer une solution de rechange plus abordable comparativement à une longue et coûteuse action en invalidation. De surcroît, une décision favorable du conseil de réexamen fera l’objet d’une déférence plus importante que celle qui est actuellement accordée à la présomption législative de validité consacrée dans l’article 42 de la Loi sur les brevets.
Patrick Smith est un associé en PI ayant récemment déménagé au bureau de Gowlings à Calgary.
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