Le gouvernement canadien a publié la version définitive des nouvelles Règles sur les brevets, qui entreront en vigueur le 30 octobre 2019. Ces Règles, ainsi que les modifications complémentaires apportées à la Loi sur les brevets, mettent en œuvre le Traité sur le droit des brevets et devraient également accélérer certains aspects de la poursuite des demandes de brevet en réduisant certains délais afférents. Les principaux changements qu'introduisent les nouvelles Règles et la nouvelle Loi sont décrits ci-dessous.

Délai d'entrée en phase nationale pour les demandes par la voie du Traité de coopération en matière de brevets

Dans la pratique actuelle, un demandeur de brevet peut entamer la phase nationale canadienne d'une demande internationale dans les trente à quarante-deux mois suivant la première date de priorité, de plein droit, en payant une surtaxe de 200 $.

Les nouvelles Règles éliminent ce droit. Il sera toujours possible d'entamer la phase nationale dans les trente à quarante-deux mois seulement si un demandeur convainc le Bureau des brevets que l'omission de déposer la demande dans le délai de trente mois n'était pas intentionnelle et s'il paye une taxe de rétablissement de 200 $.

Le nouveau régime ne s'applique qu'aux demandes par la voie du Traité de coopération en matière de brevets (PCT, pour Patent Cooperation Treaty) dont la date de dépôt international est le 30 octobre 2019 ou plus tard. Par conséquent, une demande PCT dont la date de dépôt international est antérieure au 30 octobre 2019 est assujettie au régime actuel et peut entrer à la phase nationale canadienne, de plein droit, jusqu'à quarante-deux mois après la première date de priorité.

Resserrement des délais liés à la poursuite

Les délais liés à la poursuite (soit pour répondre à une mesure du Bureau des brevets, acquitter la taxe finale ou présenter une requête d'examen) ont été modifiés ainsi :

Action Délai en vertu des anciennes Règles Délai en vertu des nouvelles Règles Entrée en vigueur des nouvelles Règles
Répondre à une mesure du Bureau des brevets Généralement six mois après l’envoi de la lettre officielle du Bureau des brevets Quatre mois après l’envoi de la lettre officielle du Bureau des brevets Lorsque la lettre officielle du Bureau des brevets est envoyée le 30 octobre 2019 ou plus tard
Acquitter la taxe finale Six mois après l’envoi de l’avis d’acceptation Quatre mois après l’envoi de l’avis d’acceptation Lorsque l’avis d’acceptation est envoyé le 30 octobre 2019 ou plus tard
Présenter une requête d’examen Cinq ans après la date de dépôt au Canada (demande non PCT) ou de dépôt international (demande PCT) Quatre ans après la date de dépôt au Canada (demande non PCT) ou de dépôt international (demande PCT) Lorsque la date de dépôt au Canada (demande non PCT) ou de dépôt international (demande PCT) est le 30 octobre 2019 ou plus tard

Le délai de quatre mois pour répondre à une mesure du Bureau des brevets en vertu des nouvelles Règles peut être prolongé (à la discrétion du Bureau des brevets) d'au plus deux mois, et ce, en payant une taxe de 200 $. Toutefois, le délai de quatre mois pour acquitter la taxe finale est non prorogeable.

Abandon et rétablissement

Dans la pratique actuelle, la demande de brevet d'un demandeur n'ayant pas pris les mesures requises dans un délai donné est abandonnée immédiatement après ce délai, mais peut être rétablie de plein droit dans l'année suivante s'il prend les mesures requises, demande un rétablissement et paye une taxe de rétablissement.

Selon la nouvelle Loi et les nouvelles Règles, le non-respect d'un délai n'entraîne pas nécessairement l'abandon immédiat d'une demande, mais le rétablissement de plein droit n'est pas nécessairement possible non plus. C'est plutôt le type d'échéance manquée qui dictera le moment et la nature de l'abandon et du rétablissement, comme le résume le tableau suivant :

Action Abandon de la demande Options en cas de paiement tardif Entrée en vigueur des nouvelles Règles
Omettre de répondre à une mesure du Bureau des brevets Immédiatement La demande peut être rétablie de plein droit dans les douze mois suivant l'abandon en payant une taxe de rétablissement de 200 $ et en répondant à la mesure du Bureau des brevets Lorsque la lettre officielle du Bureau des brevets est envoyée le 30 octobre 2019 ou plus tard
Omettre de payer la taxe finale Immédiatement La demande peut être rétablie de plein droit dans les douze mois suivant l'abandon en payant une taxe de rétablissement de 200 $ et en payant la taxe finale Lorsque l'avis d'acceptation est envoyé le 30 octobre 2019 ou plus tard
Omettre de payer la taxe de maintien en état* À la date la plus tardive : six mois après la date de l'échéance manquée ou deux mois après l'envoi d'un avis d'échéance manqué par le Bureau des brevets Avant d'être abandonnée, la demande peut être maintenue en règle en payant la taxe de maintien en état, en plus des frais de retard de 150 $

Une fois abandonnée, la demande ne peut être rétablie qu'en prouvant que l'abandon est survenu malgré une diligence raisonnable, jusqu'à dix-huit mois après la date d'échéance du paiement en payant les frais de retard de 150 $ et en payant la taxe de rétablissement de 200 		 Lorsque la taxe de maintien en état doit être payée le 30 octobre 2019 ou plus tard
Omettre de présenter une requête d'examen Deux mois après l'envoi d'un avis d'échéance manqué par le Bureau des brevets Avant d'être abandonnée, la demande peut être maintenue en règle en présentant une demande d'examen et en payant des frais de retard de 150 $

Dans les six mois suivant l'échéance manquée, une demande abandonnée peut être rétablie de plein droit en payant les frais de retard de 150 $, en plus de la taxe de rétablissement de 200 $

Après le délai de six mois suivant l'échéance manquée et dans l'année suivant l'abandon, une demande ne peut être rétablie que si le demandeur prouve également que l'échéance n'a pas été respectée malgré sa diligence raisonnable		 Lorsque la date limite pour présenter une requête d'examen est le 30 octobre 2019 ou plus tard

* La nouvelle Loi et les nouvelles Règles établissent un régime analogue pour rétablir un brevet expiré en raison du paiement tardif de la taxe de maintien en état.

La nouvelle Loi et les nouvelles Règles ne donnent aucune indication quant à ce qui est considéré comme une « diligence raisonnable », quoique le Bureau des brevets a affirmé de façon informelle que le seuil à cet effet sera élevé. Au cours d'une période durant laquelle il faut démontrer avoir fait preuve de diligence raisonnable en vue de rétablir une demande ou un brevet, des droits des tiers peuvent s'appliquer.

Droits des tiers

Outre la nouvelle exigence de diligence raisonnable à respecter pour rétablir une demande abandonnée (ou un brevet expiré) en raison du non-paiement d'une taxe de maintien en état ou pour avoir omis de présenter une demande d'examen dans les délais prescrits, la nouvelle Loi et les nouvelles Règles introduisent la notion de droits des tiers. Ces droits limitent la responsabilité des tiers s'ils prennent des mesures qui par ailleurs entraîneraient une contrefaçon au cours d'une période où une demande ou un brevet est abandonné ou expiré, et où le demandeur/titulaire du brevet doit respecter le seuil de diligence raisonnable nécessaire au rétablissement. Cette période commence six mois après la date d'échéance pour payer la taxe de maintien en état ou pour présenter une requête d'examen, qui correspond également à la date à laquelle l'obligation de diligence raisonnable pour rétablir une demande entre en vigueur. Un tiers ne sera pas tenu responsable de ce qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon commis de bonne foi pendant cette période ou résultant de préparatifs « effectifs et sérieux » qu'il effectuerait pendant cette période. En général, celle-ci prend fin à la première des deux dates suivantes : la date de rétablissement du brevet/de la demande, ou la date de délivrance d'un brevet après l'abandon de la demande.

Les droits des tiers prévus par la loi ne s'appliqueront pas aux périodes d'abandon ayant commencé avant le 30 octobre 2019 ou survenant à cette date ou après cette date, pour défaut de se conformer à une demande ou à un avis envoyé avant le 30 octobre 2019.

Réduction des exigences pour obtenir une date de dépôt

Dans la pratique actuelle, pour obtenir la date de dépôt d'une demande autre qu'une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit payer la taxe de dépôt et fournir un document en anglais ou en français qui, à première vue, semble décrire une invention.

En vertu de la nouvelle Loi et des nouvelles Règles, le demandeur pourra soumettre une traduction en anglais ou en français du mémoire descriptif jusqu'à deux mois après la réception de l'avis du Bureau des brevets demandant cette traduction. De plus, le paiement de la taxe de dépôt pourra être reporté après le dépôt de la demande en payant des frais additionnels de retard de 150 $. Si la taxe de dépôt n'est pas acquittée au moment du dépôt, le Bureau des brevets enverra un avis exigeant le paiement au demandeur, qui aura jusqu'à trois mois à compter de la date de l'avis pour payer les sommes dues sans perdre sa date de dépôt.

Il sera toutefois impossible de reporter le paiement de la taxe de dépôt au moment de la demande d'entrée à la phase nationale au Canada. La taxe nationale de base, qui est identique à la taxe de dépôt pour une demande non PCT à la phase nationale, devra être payée avant d'obtenir l'entrée nationale au Canada, sauf dans le cas d'une tentative vaine par le demandeur de payer la taxe. De même, il sera impossible de soumettre la traduction d'une demande après l'entrée à la phase nationale. Soumettre la traduction en anglais ou en français d'une demande internationale constituera plutôt une exigence d'entrée à la phase nationale.

Ajout d'éléments à une demande

Dans la pratique actuelle, un demandeur ne peut pas ajouter de nouveaux éléments à sa demande de brevet, que ces éléments figurent dans le document de priorité ou non.

La nouvelle Loi et les nouvelles Règles autoriseront toutefois, dans certaines circonstances, l'ajout de nouveaux éléments à une demande non PCT à la phase nationale. Si une partie du mémoire descriptif ou des dessins mentionnés dans le brevet manque à une demande, le demandeur peut ajouter la partie manquante. Il peut demander lui-même de faire cet ajout à l'intérieur d'une période de deux mois à compter de la date la plus ancienne à laquelle le Bureau des brevets a reçu  tout document ou renseignement requis pour établir une date de dépôt. Alternativement, le Bureau des brevets peut émettre un avis demandant au demandeur que l'élément manquant soit ajouté, auquel cas un délai de deux mois à compter de la date de cet avis est prévu. La date de dépôt de la demande ne précédera pas la date à laquelle le demandeur soumet l'élément manquant, sauf si ce dernier figurait entièrement dans le document de priorité, auquel cas l'ajout d'éléments peut se faire sans avoir d'incidence sur la date de dépôt.

Dépôt électronique

Pour le moment, il est impossible d'obtenir une date de dépôt au Canada les jours où le Bureau des brevets est fermé, comme le week-end.

Dans le cadre de la nouvelle pratique proposée, un demandeur peut déposer une demande de brevet (ou tout autre document) par voie électronique auprès du Bureau des brevets et obtenir une date de dépôt le jour même, qu'il soit ouvert ou non. Ceci peut s'avérer utile pour obtenir une date de dépôt avant la divulgation publique d'une invention, ou pour obtenir une date de dépôt dans l'année suivant la divulgation publique par le demandeur afin de pouvoir profiter du délai de grâce canadien.

Taxe exigée pour les pages de listages des séquences excédentaires

Dans la pratique actuelle, une taxe de 6 $ par page excédentaire est exigée au moment de payer la taxe finale; les pages visées par cette taxe incluent toutes celles relatives à un listage des séquences. En vertu des nouvelles Règles, aucune taxe n'est exigée pour les pages de listages des séquences excédentaires si la demande est déposée électroniquement.

Droits de priorité

Dans la pratique actuelle, un demandeur n'est pas tenu de fournir une copie certifiée d'un document de priorité au Bureau des brevets, à moins que ce dernier lui demande de le faire, ce qui arrive rarement. Qui plus est, le Canada ne permet pas le rétablissement du droit de priorité, peu importe si la demande canadienne est une demande à la phase nationale et que la priorité de la demande PCT correspondante a été rétablie à la phase internationale.

Aux termes du nouveau régime, les demandeurs devront soit présenter une copie certifiée du document de priorité au Bureau des brevets, soit rendre une copie certifiée accessible dans une bibliothèque numérique reconnue de droits de priorité ayant trait à un document de priorité non canadien. Cette exigence ne s'applique pas si la demande est à la phase nationale et que le demandeur a soumis une copie du document de priorité durant la phase internationale.

De plus, il sera possible de rétablir le droit de priorité au Canada, pourvu que le demandeur soit en mesure de démontrer que la priorité doit être rétablie en raison d'une erreur non intentionnelle. Une demande de rétablissement du droit de priorité doit être déposée dans les deux mois suivant la fin de la période de douze mois à compter de la date de la demande de priorité pour les demandes non PCT à la phase nationale, ou dans le mois suivant la date d'entrée de celle-ci pour les demandes PCT à la phase nationale. Aucune taxe gouvernementale n'est exigée pour le dépôt d'une demande de rétablissement du droit de priorité.

Modification de la demande après l'acceptation et correction d'erreurs

Dans la pratique actuelle, un demandeur qui souhaite modifier une demande d'une manière qui nécessiterait une recherche supplémentaire après qu'elle ait été acceptée et avant que la taxe finale ait été payée doit abandonner sa demande en n'acquittant pas la taxe finale puis, dans le cadre du rétablissement, effectuer la modification. Le rétablissement a pour effet de rouvrir la poursuite, ce qui permet au demandeur de modifier considérablement sa demande. Les erreurs administratives dans la demande ou dans le brevet peuvent être corrigées avec l'autorisation du commissaire aux brevets en payant une taxe de 200 $.

Dans le cadre du nouveau régime, un demandeur peut rouvrir de plein droit la poursuite en payant une taxe de 400 $ au Bureau des brevets et en demandant que l'avis d'acceptation soit réputé n'avoir jamais été envoyé. Cette demande doit être faite au plus tard quatre mois après l'envoi de l'avis d'acceptation et avant d'acquitter la taxe finale. Un demandeur qui souhaite modifier sa demande de quelque façon que ce soit, mis à part la correction d'une erreur évidente, devra procéder ainsi.

Des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou dans les dessins peuvent être corrigées après la réception de l'avis d'acceptation, et au plus tard à la date à laquelle la taxe finale est payée. Les Règles établissent la norme suivante quant aux erreurs évidentes : « il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification des dessins ou du mémoire descriptif proposée ». 

Une fois qu'une demande est acceptée, le brevet peut être corrigé en payant une taxe de 200 $ au plus tard douze mois après la réception de l'avis d'acceptation s'il s'agit d'une erreur dans la mention du nom du breveté ou de l'inventeur (pourvu que cette correction n'entraîne pas de changement quant à la personne du breveté ou de l'inventeur), ou d'une erreur dans le mémoire descriptif ou les dessins s'il est évident pour une personne versée dans l'art « que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction ». 

Toute erreur dans la mention du nom d'un inventeur dont la correction entraîne un changement quant à sa personne doit être corrigée à la demande du demandeur, et ce, avant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé. Pour corriger les erreurs dans les demandes non PCT à la phase nationale qui entraînent un changement quant à la personne du demandeur, il faut déclarer dans la demande de correction que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise sans intention de frauder ou de tromper.

Pratique relative aux transferts

Dans la pratique actuelle, si un demandeur souhaite inscrire un changement de nom ou de propriété auprès du Bureau des brevets, il doit soumettre un document aux fins d'enregistrement qui prouve ou exécute ce changement et payer une taxe de 100 $. Tout document enregistré doit être conforme à la pratique canadienne. Par exemple, même s'il n'est pas nécessaire qu'un témoin atteste un transfert en vertu du droit canadien pour qu'il soit valide, un transfert sans témoin ne peut être inscrit au Bureau des brevets sans une autre preuve démontrant son admissibilité à l'inscription, comme un affidavit ou un avis d'inscription du United States Patent and Trademark Office.

Bien que l'enregistrement des documents demeurera une option en vertu de la nouvelle Loi et des nouvelles Règles, le Bureau des brevets éliminera, dans de nombreux cas, la nécessité de soumettre ces documents pour refléter les changements. Un demandeur/titulaire de brevet qui est également la personne destinataire du transfert peut inscrire ce dernier en présentant une demande et en fournissant le nom et l'adresse postale du destinataire du transfert. Une personne destinataire du transfert autre que le demandeur/titulaire du brevet pourra inscrire un transfert sans avoir à présenter le document de transfert proprement dit, mais devra fournir une preuve satisfaisante au Bureau, comme un affidavit. Le demandeur/titulaire de brevet qui souhaite inscrire un changement de nom peut le faire sur demande et en payant une taxe de 100 $, qui demeure payable pour l'inscription des transferts en vertu du nouveau régime, peu importe qu'un document exécutant le transfert ait été enregistré ou non.

Pratique relative aux demandes divisionnaires

De manière générale, les nouvelles Règles reflètent la pratique actuelle du Bureau des brevets en ce qui a trait aux demandes divisionnaires, mais introduisent un nouveau concept : la « date de soumission ». 

La date de soumission est la date à laquelle le Bureau des brevets reçoit les éléments suivants : une pétition qui stipule qu'il s'agit d'une demande divisionnaire découlant de la division d'une demande originale déposée au Canada, une demande contenant une ou plusieurs revendications ainsi qu'une traduction de la demande en français ou en anglais, si nécessaire. Le numéro de la demande « parent » originale doit être fourni au Bureau des brevets au plus tard trois mois après la date de soumission. Il est possible de déposer une demande divisionnaire si le demandeur (ou au moins l'un des codemandeurs s'il y en a plusieurs) était un demandeur de la demande originale à tout moment durant la période débutant à la date de dépôt de la demande originale et se terminant à la date de soumission.

La date de soumission servira à calculer d'autres dates importantes, comme le paiement de la taxe de maintien en état requise lors du dépôt, le respect des exigences relatives aux demandes de priorité ainsi que le délai pour présenter une requête d'examen. 

Conclusion

La nouvelle Loi et les nouvelles Règles permettent de moderniser la pratique canadienne en matière de brevets et de l'harmoniser avec celles des nombreux autres pays ayant mis en place le Traité sur le droit des brevets.

Bien que le présent article mette en lumière certains des principaux changements qui seront apportés à la pratique canadienne le 30 octobre 2019, n'hésitez pas à communiquer avec un membre de l'équipe de poursuites de demandes de brevets de Gowling WLG si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils propres à votre situation.