Arrêt sur la protection des marques de commerce dans le monde virtuel : Gain de cause pour Hermès dans le procès sur les jetons non fongibles Metabirkin

Le 8 février 2023, un jury de neuf personnes a tranché en faveur d'Hermès International dans le procès à la New York Federal District Court qui l'opposait à Mason Rothschild, l'artiste numérique à l'origine de la collection de jetons non fongibles (« NFT » en anglais) « MetaBirkin »^[1]. Cette collection numérique de jetons a été créé par Rothschild en vue d'être une reproduction artistique de l'emblématique sac à main Birkin de la Maison Hermès. Toutefois, il a été jugé que la vente des jetons non fongibles par Rothschild enfreignait les droits d'Hermès sur la marque de commerce « Birkin ».

Cette affaire marque un premier exemple d'envergure d'une action intentée par une marque contre l'utilisation non autorisée de ses marques de commerce dans le monde virtuel. En effet, Hermès a intenté une action en justice contre Rothschild en janvier 2022, après que ce dernier a commencé à commercialiser des jetons non fongibles de sacs couverts de fourrure et colorés de manière artistique, semblables à des sacs Birkin, sous le nom de « MetaBirkins ».

Le jury a rendu sa décision sur les trois réclamations en cause : violation de la marque de commerce, dilution et cybersquattage. Après avoir donné raison à Hermès sur ces trois points, le jury a ensuite examiné si Rothschild était néanmoins protégé par son droit à la liberté d'expression en vertu du Premier Amendement de la Constitution américaine. Plus précisément, le jury a examiné si Rothschild, en créant la collection de jetons non fongibles MetaBirkins, s'était engagé dans une expression artistique protégée par ce droit. En bout de ligne, le jury a déterminé que la protection du premier amendement n'excluait pas la responsabilité de Rothschild.

Ce verdict met en lumière une intéressante discussion sur la question de savoir si les jetons non fongibles constituent des créations artistiques ou des œuvres d'art, ou s'ils sont tout simplement des actifs transactionnels. Dans une victoire pour les propriétaires de marques à travers le monde, le jury a conclu que l'aspect artistique d'un jeton non fongible ne supplante pas sa nature intrinsèquement transactionnelle.  

En conclusion, il y a fort à parier que cette décision de principe aura une influence sur la création de jetons non fongibles et leur réglementation au vu de la protection fournie par la propriété intellectuelle. Si l'on tient compte de leur prévalence croissante en tant qu'actifs numériques émergents, ce type de procès est loin d'être le dernier d'une longue série d'affaires similaires.