Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Matco Tools Corporation, 2025 CAF 156, la décision de la Cour d’appel fédérale est on ne peut plus claire : toutes les parties s’occupant d’un brevet ont un rôle important à jouer dans le respect des délais y afférents, qu’il s’agisse du titulaire du brevet, de son agent canadien, de son conseiller juridique étranger, ou même d’une société qui aide à payer les frais.

Si les taxes requises pour le maintien en état d’un brevet ou les surtaxes ne sont pas payées à temps, le rétablissement du brevet n’est alors possible que si toutes les parties concernées peuvent démontrer qu’elles ont agi comme l’aurait fait toute personne raisonnablement prudente.

Résumé de la cause

La demande de brevet canadien de Matco Tools Corporation (« Matco ») a été réputée abandonnée après que Matco a omis de payer les taxes requises pour le maintien en état et les surtaxes avant la date limite de paiement. L’omission de paiement découlait d’une erreur administrative survenue pendant un changement de fournisseurs de services de paiement, ayant donné lieu à un problème de migration de données. L’agent de brevet canadien a envoyé des avis officiels au conseiller juridique américain de Matco concernant le non-paiement, mais conformément aux instructions permanentes, ces avis n’ont jamais été transmis à Matco.

Par la suite, Matco a exigé que la demande de brevet soit rétablie, alléguant que l’omission de paiement était survenue malgré l’exercice de diligence requise, en soulignant l’erreur de migration des données et la chaîne de courriels entre ses représentants. Toutefois, le commissaire aux brevets a refusé le rétablissement, affirmant que l’exercice de diligence requise n’avait pas été démontré, particulièrement en ce qui concernait le traitement de l’avis suivant le non-paiement.

La Cour fédérale a rejeté la décision du commissaire, mais la Cour d’appel fédérale l’a rétablie, précisant que chaque partie concernée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le demandeur soit informé des délais importants. La Cour a expliqué qu’il ne suffit pas qu’une personne transmette un avis ou se fie sur quelqu’un d’autre pour faire ce qu’il se doit.

Par exemple, si l’agent canadien envoie un avis à propos d’un non-paiement à un conseiller juridique étranger, mais que le titulaire du brevet ne reçoit jamais le message, cela ne suffit pas pour justifier la diligence requise. Chaque partie de la chaîne doit s’assurer que le titulaire du brevet est au fait des délais importants.

Implications pour les titulaires de brevets

  • La norme de diligence requise est appliquée de manière stricte au Canada. Contrairement à ce que son nom indique, la période de rétablissement n’offre qu’une mince chance de faire rétablir son brevet. Les titulaires de brevet doivent présumer que le non-paiement à la « date réglementaire » ou après la date limite de « paiement tardif » entraînera la perte permanente des droits de brevet.  
  • Plusieurs personnes peuvent s’occuper de la gestion de vos brevets, et chacune d’elles doit faire preuve de prudence et agir de manière responsable.
  • Si une erreur survient (omission d’un paiement ou non-transmission d’un message), il pourrait être très difficile pour vous de récupérer votre brevet.
  • Il est important de savoir qui s’occupe de votre demande de brevet et de vous assurer de recevoir tous les avis importants.
  • La période de rétablissement ne devrait pas être considérée comme un filet de sécurité; il faut être pleinement conscient des risques lorsque l’on entre dans cette période. La « date réglementaire » est celle qu’il faut impérativement respecter pour assurer le maintien de ses droits.

En quoi la norme canadienne diffère-t-elle de celle des autres pays?

Selon la jurisprudence de l’Office européen des brevets (voir « jurisprudence sur la norme en matière de vigilance et de représentation dans les procédures en vertu de l’OEB »), la « norme en matière de vigilance » requiert que toutes les personnes concernées, y compris les demandeurs, les mandataires agréés, et même les mandataires non agréés, démontrent qu’elles ont fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour éviter le non-respect d’un délai.

L’OEB vérifie si toutes les personnes de la chaîne ont agi comme le ferait toute personne vigilante et prudente. Si un mandataire ou un agent néglige de le faire, il est généralement considéré que, par ricochet, le titulaire du brevet a failli à ses obligations de vigilance également. (Source : OEB jurisprudence, III.E.5.5.1-5.5.3)

Selon le Manual of Patent Examining Procedure (recueil des pratiques d’examen des brevets) de l’Office américain des brevets et des marques de commerce, un brevet peut être rétabli si le retard du paiement des taxes de maintien du brevet était « non intentionnel » ou, dans de rares cas, « inévitable ».

Dans le cas d’un retard de paiement « non intentionnel », le titulaire du brevet doit démontrer que le retard n’était pas intentionnel. En ce qui concerne un retard « inévitable », le titulaire doit démontrer qu’il avait fait preuve de diligence requise pour s’assurer d’effectuer le paiement à temps. (Source : MPEP Chapitre 2500, Sections 2590 et 2591.)

En résumé

Protéger un brevet est un travail d’équipe. Au Canada, la Cour d’appel fédérale a confirmé que toutes les personnes concernées doivent collaborer et communiquer de façon claire pour éviter de rater un délai et de perdre leurs droits. Si les choses tournent mal, personne ne peut se contenter de rejeter le blâme sur autrui pour se dédouaner de ses obligations : chaque intervenant doit être en mesure de démontrer qu’il a fait sa part pour protéger le brevet.

D’un point de vue pragmatique, la période de rétablissement devrait être considérée comme comportant un risque important, et non comme un filet de sécurité. Tous les avis doivent être communiqués largement et de manière urgente à l’ensemble des parties, et indiquer clairement les conséquences d’une inaction. Toute partie peut payer les frais avant le début de la période de diligence requise; s’il y a un risque de ne pas pouvoir respecter le « délai réglementaire », ne vous fiez pas uniquement sur les fournisseurs de services de paiement ou autres tiers pour le faire.

Si vous avez des questions au sujet de cette décision de la Cour d’appel fédérale et de l’incidence qu’elle pourrait avoir sur votre stratégie en matière de brevets, veuillez communiquer avec les auteur·es ou un membre de l’équipe des brevets de Gowling WLG.