- Delphine Robert -
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de FORMAT LEGAL, le balado de l’actualité juridique en 8 à 14 minutes proposé par Gowling WLG cabinet juridique international.
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Le 17 juin, la nouvelle Loi sur les marques de commerce du Canada entrera en vigueur, signifiant un changement majeur quant à la réglementation visant la propriété intellectuelle au pays. Dans l’épisode d’aujourd’hui nous vous donnons les 10 points clé à retenir pour tirer profit de ces changements.
Je suis Delphine Robert et je suis accompagnée par Giovanna Spataro, associée et agent de marque de commerce chez Gowling WLG à Montréal.
Bonjour Giovanna.
- Giovanna Spataro -
Bonjour Delphine
- Delphine Robert –
Alors premier point, que peut-on dire sur l’adhésion au protocole de Madrid?
- Giovanna Spataro -
Le premier point à retenir est que le Canada adhérera au protocole de Madrid pour la première fois.
Ces mesures permettront au pays de s'aligner sur la norme internationale en matière de régime des marques de commerce. Le protocole de Madrid permettra aux Canadiens d'obtenir l'enregistrement international d'une marque en faisant une demande unique qui sera à la fois moins coûteuse et plus efficace sur le plan administratif.
En vertu de cette entente, les requérants d'autres pays pourront pour, leur part, obtenir une protection au Canada en désignant le Canada dans une demande internationale.
- Delphine Robert –
Parfait. En matière de traité internationaux, le Canada se joint à un deuxième traité qui est la classification de Nice. Giovanna qu’est-ce que tu peux nous dire sur sujet?
- Giovanna Spataro -
En effet, À compter du 17 juin, il faudra se conformer à l'exigence de regrouper et classer les produits et services dans une demande d’enregistrement de marque de commerce, en fonction du système de classification de Nice
En fait, la classification de Nice est un système de classement international qui est utilisé pour classifier les produits et les services aux fins de l'enregistrement des marques de commerce. C’est un système qui a été mis en place et qui est administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Donc il faudra donc se conformer à cette classification pour l'approbation d'une nouvelle demande et dans le cadre du processus de renouvellement d'un enregistrement, ainsi qu'en réponse à un avis de l'OPIC exigeant la classification des marques enregistrées. Parce que, en ce moment, le smarques enregistrées ne contiennent aucune indication de la classification et donc le registraire demandera aux titulaires de marques de commerce de classifier les produits et les services dans les enregistrements déjà existants.
En vue de l’application imminente de cette nouvelle procédure, l'OPIC permet actuellement aux personnes intéressées de procéder au classement de leurs demandes et de leurs enregistrements sur une base volontaire. Après le 17 juin, ça deviendra obligatoire.
- Delphine Robert –
Parfait.
Un autre changement important parmi nos 10 points à retenir c’est l’élimination de l'exigence de déclarer un fondement précis dans le cadre d'une demande. Qu’est-ce qu’il faut savoir à ce sujet?
- Giovanna Spataro -
Effectivement. L’obligation actuelle de baser une demande d’enregistrement sur l’emploi de la marque au Canada ou l’intention d’employer une marque au Canada est retirée. Donc la nouvelle Loi élimine l'exigence de déclarer l'emploi existant au moment du dépôt d'une demande.
Il ne sera plus nécessaire également se fonder sur un enregistrement dans un autre pays pour déposer une marque au Canada quand on est une entreprise étrangère.
Attention en revanche, les demandes comprendront un énoncé type affirmant que le requérant a employé ou prévoit employer la marque au Canada. Il y a donc une présomption d’emploi ou intention d’emploi au moment de la production de la demande d’enregistrement.
- Delphine Robert –
Et donc qu’en est-il de l'emploi comme prérequis pour l'enregistrement au Canada?
- Giovanna Spataro -
Une conséquence de l’élimination des bases d’enregistrement c’est justement que les déclarations d’emploi ne seront plus requises.
Cette nouveauté devrait réduire le temps de traitement des demandes d’enregistrement normales puisqu’on aura plus besoin de demander des prolongation de délais jusqu’à ce que l’emploi de la marque ait effectivement commencé au Canada.
Attention toutefois : l'emploi demeure un élément crucial en ce qui a trait à la protection et la défense d'une marque au Canada après l'échéance de la période de protection de trois ans suivant l’émission d’un enregistrement.
Avec l'adoption du Protocole de Madrid, et compte tenu du retrait de l'exigence en matière d'emploi comme critère prérequis pour l'enregistrement, une augmentation considérable du nombre de demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada, et donc des délais plus longs, sont à prévoir : dans la mesure du possible, nous vous conseillons donc de déposez vos demandes dès maintenant afin d'éviter les retards.
- Delphine Robert –
Effectivement.
Une autre nouveauté, c’est l’introduction de la tarification « par classe » pour les demandes d'enregistrement et de renouvellement.
- Giovanna Spataro -
Effectivement. À compter du 17 juin, les frais gouvernementaux augmenteront légèrement pour les demandes visant une seule classe de produits ou de services, et ils augmenteront également pour les demandes visant des classes multiples. Les frais gouvernementaux seront de 330$ pour la première classe et 100$ par classe additionnelles.
Pour éviter des frais additionnels, pensez à produire vos demandes d’enregistrement avant le 17 juin.
De même, les frais de renouvellement pour les enregistrements visant des classes multiples renouvelés seront augmentés également et passeront de 350$ à 400$ pour la première classe et 125$ pour les classes additionnelles
Il est important de noter que les demandes de renouvellement visant des classes multiples déposées avant le 17 juin sont assujetties à des frais uniques donc 350$ – Pensez donc à renouveler vos enregistrements avant le 17 juin!
De plus, à compter du 17 juin, établissez une stratégie de renouvellement qui tient compte du fait que les frais de renouvellement seront facturés en fonction du nombre de catégories incluses dans la demande au moment du renouvellement. Donc s’il y a des classes qui ne sont plus nécessaires, ou qui ne sont plus pertinentes, retirez-les de l’enregistrement avant de renouveler!
- Delphine Robert –
Parfait. Donc vraiment le 17 juin, c’est la date limite si on veut s’éviter des frais supplémentaires. Il faut se dépêcher!
- Giovanna Spataro -
Effectivement.
- Delphine Robert –
Et pour ce qui est des demandes de renouvellement, je comprends qu’elles seront uniquement acceptées six mois avant ou six mois après la date limite de renouvellement?
- Giovanna Spataro -
C’est exact. Tout enregistrement dont la date limite de renouvellement tombe après le 17 juin peut être renouvelé maintenant, cependant la durée de l'enregistrement accordé sera de 10 ans.
Actuellement, il est possible de déposer une demande de renouvellement à n'importe quel moment mais effectivement, après le 17 juin, il faudra être dans la fenêtre du 6 mois avant ou 6 mois après la date de renouvellement.
Donc comme nous vous le disions au point précédent, il est conseillé d'envisager d'effectuer vos demandes de renouvellement dès maintenant puisque c’est possible, afin d'éviter la tarification par classe qui s'appliquera à compter du 17 juin.
- Delphine Robert –
Et la durée des enregistrements passe de 15 ans à 10 ans pour les nouveaux enregistrements?
- Giovanna Spataro -
Effectivement. À compter du 17 juin, les nouveaux enregistrements seront valides pour 10 ans au lieu de 15 ans précédemment.
Les enregistrements existants seront convertis à leur prochaine date de renouvellement.
- Delphine Robert –
Autre point, l’introduction des lettres de protestation
- Giovanna Spataro -
La nouvelle loi permet un outil nouveau au Canada qui est de correspondre avec un examinateur en vue de lui faire part d’obstacles potentiels relativement à l’enregistrabilité d’une marque d’un tiers et ce à n’importe quel moment entre le dépôt de la demande visée jusqu’à la publication de la demande.
On peut soulever la confusion avec un enregistrement existant ou avec une demande en instance antérieure.
- Delphine Robert –
On arrive vers la fin de nos 10 points essentiels. Il y a quand même beaucoup d’éléments à prendre en compte, mais cela dit avant de conclure et de repasser sur tous ces éléments, on veut aussi parler de la division des demandes.
- Giovanna Spataro -
Oui, la nouvelle loi permet ou introduit un nouvel outil qui est la division des demandes et donc la possibilité de diviser une demande d'enregistrement de marques de commerce durant le processus d'examen ou même durant le processus d'opposition de sorte que les produits et services y figurant soient répartis en deux ou plusieurs demandes, ce qui permet donc de poursuivre le traitement des demandes pour certains produits et services qui ne font pas l’objet de contestation ou d’objection. Alors que ceux qui font l’objet d’une contestation sont séparés et suivront leur cours.
- Delphine Robert –
Parfait. Et finalement, on aura également une modification des pratiques en mesure d'opposition
- Giovanna Spataro -
Il y a plusieurs modifications au régime d’opposition, une des modifications intéressantes est qu’il est possible de s’opposer à l’enregistrement d’une marque, au motif que le requérant est de mauvaise foi.
Les nouvelles règles prévoient également que les parties devront dorénavant procéder à la soumission successive de leurs plaidoyers écrits, démarche qui se conclue par la soumission du plaidoyer écrit du requérant.
Une autre modification est la responsabilité relative au contre-interrogatoire sera partagée entre les parties et la partie interrogée sera responsable de soumettre ses réponses aux engagements en respectant la date limite fixée à cet égard.
- Delphine Robert –
Parfait. Merci beaucoup Giovanna. Donc c’est ça, on a vu les 10 points essentiels. Est-ce qu’on peut faire un bref rappel des conseils importants et des choses à retenir pour être prêt pour cette Loi?
- Giovanna Spataro -
On prévoit une augmentation considérable du nombre de demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada, et donc de plus longs délais, sont à prévoir : dans la mesure du possible, déposez vos demandes dès maintenant afin d'éviter les retards. Cela vous permettra aussi de payer des frais gouvernementaux moins élevés.
Il faudra vous attendre à constater une compétitivité accrue en ce qui a trait à l'enregistrement de marques de commerce au Canada. Il sera donc d'importance critique de disposer de protections appropriées et d'une solide stratégie de défense : abonnez-vous à un service de surveillance de marques, conservez des preuves solides et des échantillons démontrant l'emploi au Canada et profitez de la procédure visant les « notifications sur les droits de tiers », ou les lettres de protestation, qui permet aux parties d'invoquer des droits antérieurs auprès du registraire et qui sera autorisée dès le 17 juin.
Compte tenu du retrait imminent de l'exigence d'emploi comme critère prérequis pour l'enregistrement, considérez la possibilité de faire des demandes visant à élargir la portée de votre marque et des demandes défensives.
Discutez en avec votre conseiller pour établir une stratégie de dépôt optimale
- Delphine Robert –
Merci beaucoup Giovanna. Merci à vous d’avoir écouté cet épisode de FORMAT LEGAL, on espère que vous aurez trouvé des conseils utiles.
Pensez à nous suivre pour ne pas manquer notre prochain épisode et pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet gowlingwlg.com pour consulter toutes les ressources disponibles sur le sujet.