Nouvelle loi sur les marques de commerce du Canada

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Le nouveau Règlement sur les marques de commerce du Canada constitue un mélange complexe du Règlement canadien et du Règlement d'exécution commun lié au Protocole de Madrid, et prévoit que le Canada adhère au Traité de Singapour et à l'Arrangement de Nice. Aux termes du Règlement sur les marques de commerce, les pratiques canadiennes ont fait l'objet de nombreux changements, notamment les suivants :

1. Adhésion au Protocole de Madrid

L'adhésion au Protocole de Madrid permettra aux Canadiens d'obtenir l'enregistrement international d'une marque en faisant une demande unique qui sera à la fois moins coûteuse et plus efficace sur le plan administratif. En outre, les requérants d'autres pays pourront pour leur part obtenir une protection au Canada en vertu du Protocole de Madrid.

2. Élimination de l'emploi comme prérequis pour l'enregistrement au Canada

Les déclarations d'emploi ne seront plus requises. Il n'y aura par ailleurs aucune exigence de maintien relativement à l'emploi d'une marque de commerce pour les enregistrements canadiens. Globalement, cette nouveauté devrait réduire le temps de traitement des demandes d'enregistrement normales. Point important, l'emploi demeurera un élément crucial en ce qui a trait à la protection et la défense d'une marque au Canada après l'échéance de la période de protection de trois ans.

3. Élimination de l'exigence de déclarer un fondement précis dans le cadre d'une demande

Aux termes du nouveau Règlement, on a éliminé l'exigence de déclarer l'emploi existant d'une marque au moment du dépôt d'une demande ainsi que celle de se fonder sur un enregistrement dans un autre pays pour déposer une demande au Canada. En revanche, les demandes comprendront un énoncé type affirmant que le requérant a employé ou prévoit employer la marque au Canada.

4. Introduction d'une tarification « par classe » pour les demandes d'enregistrement et de renouvellement

Alors que les frais gouvernementaux diminueront légèrement pour les demandes visant une seule classe de produits ou de services, ils augmenteront pour les demandes visant des classes multiples. Dans le même ordre d'idées, après le 17 juin, on constatera également une augmentation des frais de renouvellement pour les enregistrements visant des classes multiples renouvelés après la date d'entrée en vigueur. À noter que les demandes d'enregistrement visant des classes multiples déposées avant le 17 juin sont assujetties à des frais uniques.

5. Les demandes de renouvellement seront uniquement acceptées six mois avant ou six mois après la date limite de renouvellement

Tout enregistrement dont la date limite de renouvellement tombe après la date d'entrée en vigueur peut être renouvelé maintenant, cependant la durée de l'enregistrement accordé sera de 10 ans. Actuellement, il est possible de déposer une demande de renouvellement à n'importe quel moment. Il est conseillé d'envisager d'effectuer vos demandes de renouvellement dès maintenant afin d'éviter la tarification par classe qui s'appliquera aux renouvellements.

6. La durée des enregistrements passe de 15 ans à 10 ans pour les nouveaux enregistrements accordés après la date d'entrée en vigueur

Les enregistrements existants seront convertis à leur prochaine date de renouvellement.

7. Introduction de la classification de Nice

Il faudra se conformer à l'exigence de regrouper et classer les produits et services en fonction du système de classification de Nice. Cette exigence s'appliquera pour l'approbation d'une nouvelle demande et dans le cadre du processus de renouvellement d'un enregistrement, ainsi qu'en réponse à un avis de l'OPIC exigeant la classification liée à des marques enregistrées. En préparation à l'application imminente de cette nouvelle exigence, l'OPIC permet actuellement aux personnes intéressées de procéder au classement de leurs demandes et enregistrements sur une base volontaire.

8. Introduction des lettres de protestation

Le projet de Règlement permet de correspondre avec un examinateur en vue de lui faire part d'obstacles potentiels relativement à l'enregistrabilité d'une demande d'enregistrement par un tiers d'une marque de commerce en instance, et ce, à n'importe quel moment, du dépôt de la demande visée jusqu'à la publication de la marque de commerce concernée.

9. Division de demandes

Le Règlement offre la possibilité de diviser une demande d'enregistrement de marques de commerce durant le processus d'examen ou d'opposition de sorte que les produits et services y figurant soient répartis en deux ou plusieurs demandes, afin qu'il soit possible de poursuivre le traitement des demandes visant certains produits et services alors que d'autres font l'objet d'une contestation.

10. Modification des pratiques en mesure d'opposition

En ce qui a trait aux procédures d'opposition, les parties devront dorénavant procéder à la soumission successive de leurs plaidoyers écrits, démarche se concluant par la soumission du plaidoyer écrit du requérant. La responsabilité relative au contre-interrogatoire sera partagée entre les parties et la partie interrogée sera responsable de soumettre ses réponses aux engagements en respectant la date limite fixée à cet égard.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) continue de démontrer sa volonté à collaborer avec les agents et propriétaires de marques de commerce quant à la mise en œuvre de ces modifications importantes aux pratiques canadiennes. Si vous avez des questions ou des réserves à ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre professionnel Gowling WLG. Entre-temps, nous continuerons de vous communiquer les renseignements et développements pertinents à mesure que nous en prendrons connaissance.