L’année 2014 passera à l’histoire comme étant l’année où le Canada a réécrit ses lois en matière de marques de commerce. Ce sujet a fait couler beaucoup d’encre et ce n’est certainement pas fini, comme nous le verrons au fil des années à venir. 2014 a également été une année des plus mouvementées en fait de dossiers de marques de commerce au Canada. Même si aucun de ceux-là ne s’est particulièrement distingué des autres, on note néanmoins plusieurs dossiers dignes d’intéresser à la fois les professionnels juridiques et les propriétaires de marques.

1. Comment savoir si une marque de commerce est clairement descriptive de l’origine géographique?

Lum v. Dr. Coby Cragg Inc. et MC Imports Ltd. c. Afod Ltd.

Dans l’affaire Lum, la Cour fédérale s’est penchée sur la question à savoir si la marque de commerce enregistrée OCEAN PARK pour emploi en liaison avec des cliniques dentaires donnait une description claire du lieu d’origine puisque la clinique dentaire en cause était située dans une zone appelée Ocean Park. La Cour a appliqué le test à deux volets, selon lesquels :

  • La marque doit indiquer un lieu.
  • Le lieu d’origine doit être reconnu comme étant lié aux services en question.

La demanderesse n’a pas satisfait le deuxième volet du critère, car Ocean Park n’est pas un lieu reconnu comme étant lié aux services dentaires. En effet, rien ne prouvait qu’à la mention des mots « Ocean Park » une personne raisonnable penserait automatiquement à aller chez le dentiste et par conséquent, l’enregistrement de la marque a été maintenu.

Dans le dossier MC Imports, la Cour fédérale a étudié la question à savoir si la marque enregistrée LINGAYEN, couvrant une variété d’aliments philippins — y compris le « bagoong », une sauce au poisson — décrivait clairement le lieu d’origine de ces produits. La preuve a demontré que Lingayen est une municipalité des Philippines et une source reconnue de bagoong. De plus, les produits du titulaire de l’enregistrement de la marque provenaient bel et bien de Lingayen. À ce titre, la Cour a estimé que la marque décrivait clairement le lieu d’origine et a donc ordonné la radiation de la marque.

La Cour fédérale s’est aussi penchée sur la question en adoptant le point de vue du « consommateur ordinaire »  et a conclu que ce dernier possède certaines connaissances, une certaine intelligence et qu’il se préoccupe des articles qu’il achète. Les consommateurs ordinaires dans ce cas seraient principalement des Canadiens d’origines philippine ou sud-est asiatique, un groupe au sein duquel le nom LINGAYEN serait perçu comme décrivant clairement le lieu d’origine. 

Les décisions Lum et MC Imports ont toutes deux été portées en appel, fournissant ici l’occasion à la Cour d’appel fédérale de clarifier le critère à appliquer en vue de déterminer si une marque est inadmissible au motif qu’elle décrit clairement un lieu d’origine.

2. Le caractère distinctif d’une indication géographique n’est pas lié à l’absence de tromperie

London Drugs Limited c. International Clothiers Inc. 

London Drugs, une chaîne de pharmacies canadienne bien connue, détient divers enregistrements de marques de commerce comprenant le terme LONDON. L’entreprise en a appelé d’une décision de la Commission des oppositions qui avait accepté les demandes pour la marque de commerce SMITH & BARNES LONDON, couvrant une variété de services de vente au détail et de marchandises liées.

Dans son évaluation à savoir s’il y avait confusion entre les deux, la Cour fédérale a rejeté l’argument selon lequel une marque de commerce comprenant un terme géographique peut posséder un caractère distinctif lorsqu’elle est employée en lien avec des marchandises ou des services pour lesquels il n’existe aucun lien préétabli avec cette désignation géographique. Elle a fait valoir que le caractère distinctif de la marque est lié à son originalité, son caractère unique et sa créativité, et non à l’absence de tromperie. Les désignations géographiques, comme LONDON, n’ont pas un caractère distinctif inhérent et ne devraient pas obtenir un degré de protection élevé à moins qu’elles aient acquis un caractère distinctif au fil du temps. La Cour a maintenu la décision de la Commission et rejeté l’appel.

3. Évaluation de la confusion entre des marques faibles

Gemological Institute of America v. Gemology Headquarters International   

Une demande d’enregistrement de marque pour les lettres GHI a fait l’objet d’une opposition par le Gemological Institute of America au motif d’une confusion avec sa marque de commerce enregistrée, GIA. Les deux marques couvrent des marchandises / services dans le domaine de la gemmologie. La Commission des oppositions a noté la faiblesse inhérente des marques, des acronymes composés de lettres, et a rejeté l’opposition. En appel devant la Cour fédérale, de nouvelles preuves ont été déposées pour montrer que même si elle ne possédait pas de caractère distinctif inhérent, la marque GIA de l’opposante était utilisée depuis plusieurs années et était bien connue au Canada. La Cour a souligné que si cette nouvelle preuve avait été présentée à la Commission, cette dernière aurait analysé la question de la confusion différemment et aurait conclu que la marque de l’opposante était bien connue. L’appel a été accueilli et la demande d’enregistrement de l’acronyme GHI a été rejetée. La décision de la  Cour fait l’objet d’un appel.

4. Considération de la nature des marchandises et de la nature du commerce

Hayabusa Fightwear Inc. c. Suzuki Motor Corporation et Bridgestone Corporation v. Campagnolo S.R.L.

Dans l’affaire Hayabusa Fightwear, la requérante, une société se spécialisant dans les arts martiaux mixtes, a interjeté appel d’une décision de la Commission qui avait rejeté sa demande d’enregistrement du mot HAYABUSA pour usage en liaison avec des vêtements. Suzuki s’opposait à la demande d’enregistrement en raison de son enregistrement de la marque identique, HAYABUSA, utilisée en liaison avec des motocyclettes et de son utilisation préalable du nom HAYABUSA en liaison avec des motocyclettes et des casquettes.

La Cour a estimé que la Commission avait omis de considérer la nature du commerce de chacune des parties. Alors que Suzuki ne détenait pas d’enregistrement couvrant les « casquettes », il était impératif de considérer son usage relativement à ce type de marchandises, lesquelles étaient vendues exclusivement par le truchement des concessionnaires Suzuki autorisés (c’est-à-dire, par une seule voie de commercialisation et à une clientèle ciblée). Le fait qu’il était presque impossible de se procurer les marchandises des parties dans les mêmes voies de commercialisation aurait dû être déterminant dans le dossier en faveur de Hayabusa Fightwear. La Cour a rejeté la décision de la Commission et a accueilli la demande.

Dans le même ordre d’idées, la nature des marchandises et la nature du commerce ont joué un rôle clé dans le dossier Bridgestone. Campagnolo, un fabricant de pièces et d’accessoires de vélo de course, a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce POTENZA pour usage en liaison avec des pièces et des accessoires de vélo, à l’exclusion cependant des pneus, des freins, des roues, des jantes et des rayons. Bridgestone, principalement reconnue pour ses produits automobiles, s’est opposée au motif de son enregistrement de la marque identique POTENZA relativement à des pneus, des tubes et des roues. La Commission a soutenu qu’il y avait peu de probabilités de confusion et, en appel, la  Cour a abondé dans le même sens.

Bridgestone a fait valoir qu’il était erroné de tenir compte uniquement de la nature actuelle du commerce; même si Campagnolo vend actuellement des composantes de vélo haut de gamme dans des magasins spécialisés, cela ne signifie pas que ce dernier ne commercialisera pas une gamme plus abordable dans des magasins à grande surface à l’avenir. La Cour a rejeté cet argument, en soulignant que les états déclaratifs de marchandise respectifs des parties doivent être interprétés dans l’objectif de déterminer les voies de commercialisation probables et non les voies de commercialisation possibles.

5. Il faut toujours confirmer que l’autre partie est bel et bien active

Bacardi & Co. Ltd. c. The Devil’s Martini Inc.

Une demande d’enregistrement de marque de commerce pour la marque DEVIL’S MARTINI a fait sans succès l’objet d’une opposition par Bacardi, laquelle est allée en appel à la Cour fédérale. Au cours de l’appel, il s’est avéré que la société requérante avait été dissoute. Après avoir confirmé auprès du Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario que ce dernier n’avait pas l’intention de poursuivre la demande et que le directeur nommé aux termes de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario n’avait pas l’intention de s’opposer à l’appel, la Cour a tranché que la marque n’était pas enregistrable en vertu de l’article 30 de la Loi et a ordonné que la demande soit rejetée. 

6. Un argument soulevé pour la première fois dans le cadre de l’appel est rejeté

Cohen c. Susan Fiedler Incorporated  

La demande de Mme Cohen pour l’enregistrement de la marque « F CANCER et dessin » a fait l’objet d’une opposition réussie au motif de l’usage préalable par l’opposante d’une série de marques « F CANCER » non enregistrées. En appel, Mme Cohen a soulevé un nouvel argument selon lequel le mot « f*** » était obscène et donc interdit aux termes de l’alinéa 9(1)(j) de la Loi. La Cour a souligné que l’argument « quelque peu contraire au bon sens » pouvait s’avérer fatal à la propre demande de Mme Cohen, mais cette dernière a expliqué que son objectif n’était pas l’enregistrement de sa propre marque, mais visait bien une fin secondaire, celle d’obtenir un jugement de la Cour selon lequel l’opposante n’avait aucun droit de common law exécutoire relativement à ses marques « F CANCER ».

La Cour a jugé que la Commission d’opposition, le tribunal spécialisé auquel le législateur a confié le pouvoir de trancher des questions comme celle-là, aurait dû trancher la question, et qu’il n’y avait aucune raison pour laquelle cet argument n’aurait pu être soulevé devant la Commission. L’appel a été refusé, et la Cour a imposé des dépens majorés étant donné que l’appel avait été introduit à une fin secondaire.

7. L’interprétation stricte du terme « emploi au Canada » ne s’applique pas dans le cadre de procédures fondées sur l’art. 45

Ridout c. HJ Heinz Company Australia Ltd.  

Dans le cadre d’une procédure visant l’annulation d’une marque pour défaut d’emploi, le Registraire des marques de commerce a maintenu l’enregistrement de la marque OX & PALM pour emploi en liaison avec des viandes et viandes transformées. Selon la preuve dont le Registraire était saisi, le propriétaire inscrit avait reçu un bon d’achat visant les marchandises en question, et les produits avaient été livrés à un expéditeur en Australie avant l’expiration de la période pertinente, mais ces derniers avaient subséquemment été livrés au client canadien trois jours après l’expiration de la période pertinente. Le Registraire a maintenu l’enregistrement, et a noté que la marque ne constituait pas du « bois mort » et que dans cette affaire, il n’y avait pas lieu de suivre une interprétation stricte du terme « emploi ». La Cour fédérale a confirmé la décision et ainsi conclu qu’il y avait eu transfert de la propriété des produits au Canada lorsque ceux-ci avaient été livrés à l’expéditeur en Australie, dans la mesure où la livraison au Canada avait bel et bien été effectuée.

8. La Cour établit une distinction quant à la décision Thymes

Coors Brewing Company c. Anheuser-Busch, LLC

La décision Reitmans (Canada) Ltd. c. Thymes Ltd. a confirmé le fait qu’une demande dans le cadre de laquelle on allègue l’emploi et l’enregistrement d’une marque dans un autre pays doit comprendre tous les éléments requis (l’attestation de l’emploi et l’enregistrement à l’étranger, ou à tous le moins, une demande en instance) au moment du dépôt d’une telle demande au Canada. Sinon, la demande pourrait bel et bien être déboutée. L’affaire Coors démontre qu’une allégation de manquement à l’égard de l’enregistrement et de l’emploi d’une marque déposée à l’étranger ne constitue pas un motif de radiation. L’absence d’emploi à l’étranger au moment du dépôt d’une demande au Canada n’est pas fatale pour les marques de commerce déposées dont l’enregistrement a été délivré en fonction d’une demande dans le cadre de laquelle sont allégués l’emploi et l’enregistrement à l’étranger, pourvu que l’allégation était véridique au moment où elle a été faite.

En août 2010, Anheuser a déposé une demande d’enregistrement de la marque GRAB SOME BUDS aux États-Unis, laquelle demande était fondée sur l’intention d’usage de la marque aux États-Unis. Une demande connexe s’appuyant sur l’emploi projeté de la marque au Canada a été déposée au Canada à la mi-septembre 2010. L’emploi de la marque aux États-Unis a commencé en fin septembre 2010, et l’enregistrement américain de la marque a été délivré en mars 2011. En février 2011, Anheuser a modifié sa demande canadienne en vue de fonder cette dernière sur l’emploi et l’enregistrement de la marque à l’étranger (aux États-Unis). La demande canadienne en est ensuite parvenue à l’étape de l’enregistrement en fonction de cette modification.  

Coors a fait une requête en radiation à l’égard de l’enregistrement canadien d’Anheuser, en faisant valoir que celui-ci était invalide puisque l’emploi de la marque aux États-Unis avait commencé uniquement après le dépôt de la demande canadienne. La Cour a exprimé son désaccord à cet égard et a maintenu l’enregistrement. Le seul motif d’invalidation de l’enregistrement soulevé par Coors était le manquement allégué quant à l’enregistrement et l’emploi de la marque à l’étranger. Cependant, les motifs de radiation d’une marque sont énoncés à l’article 18 de la Loi, et la Cour a confirmé que la non-conformité avec les exigences procédurales stipulées à l’article 30 de la Loi ne constitue pas des motifs de radiation. En outre, même s’il est vrai qu’une fausse déclaration dans le cadre d’une demande peut effectivement constituer un motif de radiation, la déclaration faite par Anheuser dans sa demande était juste au moment où elle a été faite, et par conséquent, il ne s’agissait pas d’une fausse déclaration.

9. La Cour fédérale rejette une objection fondée sur l’article 9 soulevée dans le cadre de l’examen

Jack Black L.L.C. c. Canada (Procureur général)

La requérante a déposé une demande d’enregistrement de la marque JACK BLACK en liaison avec des produits pour le soin de la peau. L’examinateur a soulevé une objection quant au caractère enregistrable de la marque, au motif que Jack Black est un « particulier vivant connu ». En instance d’appel, la Cour fédérale a conclu que les imprimés de pages Internet sur lesquels l’examinateur s’était basé pour prendre sa décision ne permettaient pas de déterminer qu’il y avait un particulier nommé Jack Black ayant une grande réputation au sein du public canadien. La requérante a également déposé de nouveaux éléments de preuve démontrant que les produits pour le soin de la peau offerts en liaison avec sa marque n’étaient pas nouveaux, et qu’en revanche, ils étaient assez largement distribués, et ce, sans aucune opposition de la part de Jack Black.

10. La Cour fédérale examine des marques officielles

Terrace (Ville) c. Urban Distilleries Inc. et TCC Holdings Inc. c. Families as Support Teams Society

Dans Terrace, une affaire concernant la marque officielle SPIRIT BEAR, la Cour a affirmé que la marque officielle était inopposable compte tenu de l’omission de démontrer que cette dernière avait été adoptée et employée. La Cour a noté que l’adoption « est un critère peu exigeant; il suffit pour l’intéressé de déclarer qu’il a adopté la marque ». En ce qui a trait à l’emploi, il faut que la marque officielle ait été publiquement exposée avant la publication. La Cour a noté que « [c]et emploi ne peut être abstrait. Il doit être associé à une marchandise ou à un service particulier, et il faut établir l’existence d’un lien entre, d’une part la marchandise ou le service et, d’autre part, la marque ».

Dans le cadre de son examen de la jurisprudence pertinente, la Cour a souligné que la notion d’exposition publique peut comprendre la publication d’une marque sur un site Internet en liaison avec un service particulier; il peut être conclu à l’emploi dans le cas de la publication de l’annonce d’un service et de son logo dans un bulletin d’information public contenant la marque ainsi que l’illustration graphique de la marque. Toutefois, il n’y a pas d’emploi d’une marque lorsqu’on ne peut distinguer celle-ci du texte qui l’accompagne, ni lorsque la marque est employée uniquement dans des communications internes. 

La preuve n’a pas satisfait au critère de l’emploi, et par conséquent, la marque officielle SPIRIT BEAR a été jugée inopposable. La décision de la Cour a été portée en appel.

Dans l’arrêt TCC Holdings, la Cour a examiné la question de savoir si un organisme de bienfaisance enregistré peut être considéré en tant qu’autorité publique aux fins de l'application de l'article 9 de la Loi.

L’intimée, The Families as Support Teams Society, était un organisme de bienfaisance enregistré lorsqu’elle a obtenu la protection conférée en vertu de l’article 9, cependant, son statut d’organisme de bienfaisance avait été révoqué peu après. La défenderesse n’a pas participé aux procédures.

La Cour a été convaincue que l’intimée n’était pas une autorité publique, et a noté que cette dernière ne satisfaisait pas au critère du contrôle gouvernemental important. Ainsi, la Cour n’avait pas à examiner la question de savoir si ses activités satisfont à l’exigence de bénéfice pour le public. La Cour a également fait valoir que même si l’intimée avait été une autorité publique, elle a cessé de l’être lorsque son statut d’organisme de bienfaisance a été révoqué, de sorte qu’elle n’avait pas le droit de se prévaloir de la marque officielle.

11. Dommages-intérêts punitifs et dommages-intérêts majorés

Bauer Hockey Corp. v. Sport Maska Inc.

Dans le cadre d’une requête portant sur la suffisance des actes de procédure, la Cour d’appel fédérale s’est prononcée sur la distinction entre les dommages-intérêts punitifs et les dommages-intérêts majorés. La Cour a noté ce qui suit :

  • Les dommages-intérêts punitifs servent à punir la défenderesse dans des situations où l’inconduite de cette dernière est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la cour. L’octroi de dommages-intérêts punitifs ne se limite pas uniquement au comportement répréhensible affiché par un plaideur durant l'instance.
  • Les dommages-intérêts majorés servent à indemniser la demanderesse et sont normalement octroyés en lien avec des préjudices immatériels (humiliation ou  souffrance morale), et il est douteux qu’une société soit en mesure de réclamer des dommages-intérêts à cet égard. [TRADUCTION]

La Cour a radié la réclamation en dommages-intérêts majorés de Bauer, mais a accepté que la réclamation en dommages-intérêts punitifs demeure inscrite dans la demande introductive d'instance. Bien que les allégations de contrefaçon délibérée et commise en connaissance de cause ne peuvent à elles seules constituer le fondement d’une réclamation en dommages-intérêts punitifs, la Cour a affirmé qu’il n’était pas évident et manifeste que la demande introductive d'instance ne présentait aucune cause d'action valable quant aux dommages-intérêts punitifs, car il y avait d’autres allégations à prendre en considération.

12. Sanctions pénales découlant de la vente de produits contrefaits

R v. Strowbridge (NLCA)

L’accusé a été vu en train de vendre des produits de marque contrefaits à l’arrière d’une camionnette stationnée près de l’autoroute et les autorités ont saisi des produits d’une valeur de 500 $. L’accusé a plaidé coupable aux accusations de fraude, de violation du droit d'auteur et de contrefaçon de marques de commerce, et a écopé d’une peine d'emprisonnement de quinze mois — dont six mois ont été infligés pour violation du droit d'auteur en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et pour contrefaçon de marques de commerce en vertu du Code criminel.

En appel, la Cour d'appel de Terre-Neuve a examiné les jugements sur sentence concernant la vente de produits contrefaits. Il était surtout question d’infractions en vertu de la Loi sur le droit d’auteur s’étant principalement soldées par des peines d'emprisonnement avec sursis. La Cour a établi une distinction entre les situations où des consommateurs achètent des produits dans le cadre d’activités d’apparence légitime, par rapport à celles où les produits sont achetés à l’arrière d’une camionnette stationnée au bord de l’autoroute. À cet égard, la Cour a noté que même si les acheteurs de produits contrefaits peuvent effectivement être des victimes, rien ne laisse entendre que c’était le cas dans la présente affaire. La Cour a jugé que les activités de Strowbridge étaient marginales et peu sophistiquées. 

La Cour a jugé que la peine de six mois était beaucoup trop longue et l’a réduite à deux mois. Cette décision est d’intérêt particulier compte tenu des modifications récemment portées à la Loi sur les marques de commerce, aux termes desquelles on prévoit des sanctions pénales rigoureuses quant aux activités de contrefaçon.

Conclusion

En raison de contraintes d’espace, nous avons effectué un survol très rapide de certaines affaires clés qui ont été jugées par les tribunaux en 2014. Toutefois, si vous avez des questions au sujet de l’une de ces affaires ou du droit des marques de commerce canadien en général, n’hésitez surtout pas à communiquer avec les rédacteurs du présent article.