Breveter les inventions en IA : comparatif entre le Canada et Singapour

Corédigé par Daniel Lee – Jurisasia LLC.
 

Le Canada et Singapour figurent parmi les plus grands centres de recherche et de commercialisation de l’IA à l’échelle mondiale. La force du Canada réside principalement dans son écosystème académique, notamment grâce à l’Institut Vecteur, Mila et l’Amii qui s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle. Sa proximité avec les États-Unis, le plus vaste marché technologique mondial, en fait une porte d’entrée stratégique pour les entreprises qui souhaitent obtenir une protection par brevet en Amérique du Nord. Pour sa part, Singapour est devenue la principale plaque tournante de l’Asie du Sud-Est en matière de développement de l’IA, phénomène qui s’explique par sa stratégie nationale en matière d’IA (NAIS 2.0) et à l’approche de l’Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) pour évaluer les demandes de brevets.

Les agents de brevets qui gèrent des portefeuilles de brevets offrant une protection transfrontalière doivent nécessairement s’adapter aux cadres législatifs distincts des deux pays, à différentes pratiques d’examen visant les inventions mises en œuvre par ordinateur et à des délais de traitement différents s’ils souhaitent assurer la protection de la propriété intellectuelle liée à l’IA.

Cet article propose une analyse comparative des processus de brevets de Singapour (IPOS) et du Canada (OPIC), et présente des stratégies concrètes de rédaction et de poursuites de demande visant à optimiser la valeur des portefeuilles de brevets dans ces deux pays.

Le statut d’inventeur de l’IA : un enjeu de taille

Le débat mondial visant à déterminer si un système d’IA peut être désigné comme inventeur – à l’instar du DABUS de Stephen Thaler – se heurte à une opposition constante tant au Canada qu’à Singapour, bien que les fondements juridiques et les procédures administratives sous-jacents y diffèrent, comme l’illustre l’organigramme ci-dessous.

L’approche utilisée à Singapour (IPOS)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les brevets de Singapour (Singapore Patents Act) définit le terme « inventeur » comme étant [TRADUCTION] « l’inventeur réel de l’invention ».

• Position juridique : l’IPOS s’est rallié au consensus international, en affirmant que « l’inventeur réel » doit être une personne physique. Un système d’IA est dépourvu de personnalité juridique et ne peut ni détenir ni céder des droits de brevet.
• Dans la pratique : si une demande désigne un système d’IA en tant qu’inventeur, l’IPOS émettra une objection. Pour éviter cette situation, l’agent doit désigner les ingénieurs en chair et en os qui ont configuré les paramètres de l’IA, conçu les ensembles de données d’apprentissage ou vérifié les résultats de l’IA comme étant les inventeurs réels.

L’approche utilisée au Canada (OPIC)

En vertu de la Loi sur les brevets du Canada (L.R.C., 1985, ch. P-4) et des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), le terme « inventeur » ne fait pas expressément référence à une « personne physique. »

Toutefois, l’exigence voulant que l’inventeur soit être un être humain découle de l’interprétation de la common law selon laquelle la « conception » d’une invention présuppose une activité mentale humaine. C’est donc l’interprétation de l’OPIC, plutôt qu’un précédent judiciaire contraignant, qui régit actuellement ce domaine.

• Position juridique : dans le cadre de la procédure d’examen de la demande DABUS (CA 3,137,029) au Canada, l’OPIC a estimé qu’en vertu de la législation canadienne, l’inventeur devait être un être humain capable d’exercer les facultés mentales nécessaires à la conception d’une invention. Le demandeur ayant désigné un système d’IA comme seul inventeur, l’examinateur de l’OPIC lui a émis une demande qui a finalement conduit au rejet du brevet. Il convient de noter que l’issue procédurale précise, qu’il s’agisse d’un « rejet » formel ou d’un « abandon » pour non-respect des exigences, doit être vérifiée par rapport aux registres officiels de l’OPIC, car il s’agit de résultats distincts au regard des règles sur les brevets.
• Dans la pratique : conformément à la pratique canadienne, le demandeur doit fournir les noms des inventeurs en vertu de la règle 36 des Règles sur les brevets. Contrairement aux États-Unis, le Canada n’exige pas de serment ou de déclaration officielle de la part de l’inventeur. La chaîne de titres, de l’inventeur au demandeur, est établie par le biais de transferts ou de contrats de travail. L’OPIC rejettera toute demande pour laquelle la chaîne de titres ne peut être retracée jusqu’à un inventeur humain, car un système d’IA ne peut légalement détenir ni céder des droits de brevet. 

Brevetabilité des inventions en IA ou mises en œuvre par ordinateur

Les deux pays s’entendent sur le fait que l’IA ne peut être inventeur, mais leurs positions divergent fortement quant à la brevetabilité du logiciel d’IA lui-même, en ce qui concerne les modèles d’apprentissage automatique, les architectures de réseaux neuronaux et les méthodes d’entraînement.

L’approche pragmatique « l’invention dans son ensemble » de Singapour

L’IPOS se montre très favorable aux brevets visant les logiciels et l’IA, en s’appuyant sur un cadre global calqué sur celui de l’Office européen des brevets (OEB), mais qui est appliqué avec plus de souplesse.

• Le test : pour être brevetable, une invention en IA doit apporter une « contribution technique » ou résoudre un problème technique au moyen d’une solution technique.
• Favorabilité aux logiciels : l’IPOS n’exclut pas catégoriquement les programmes informatiques. Si un algorithme d’IA est intégré à un processus physique et permet d’améliorer le fonctionnement interne d’un ordinateur (par exemple, en permettant d’accélérer le traitement, d’optimiser l’allocation de mémoire, de traiter des données physiques du monde réel, d’analyser des images médicales ou des données sismiques), il est alors considéré comme brevetable.
• Astuce de rédaction pour les agents : rédigez le mémoire descriptif de manière à démontrer l’utilité technique de l’invention. Décrivez comment le modèle d’IA optimise les requêtes de base de données, réduit la latence du réseau ou améliore l’efficacité du matériel.

L’interprétation téléologique complexe du Canada et la décision Choueifaty 

Jusqu’à maintenant, il était difficile de faire breveter une invention mise en œuvre par ordinateur au Canada. L’ancienne approche « problème et solution » de l’OPIC avait souvent pour effet d’exclure la composante logicielle des revendications. La décision de la Cour fédérale dans l’affaire Choueifaty c. Procureur général du Canada, 2020 CF 837, a contraint l’OPIC à changer de cap.

• Le test post-Choueifaty : à la suite de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Choueifaty c. Procureur général du Canada, 2020 CF 837, l’OPIC a revu son approche en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur. Conformément à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67), l’OPIC applique désormais l’« interprétation téléologique ». C’est-à-dire que l’examinateur identifie les « éléments essentiels » des revendications tels qu’ils sont interprétés par une personne au fait de l’art. Si l’ordinateur ou l’algorithme d’IA constitue un élément essentiel de la revendication, la question est de savoir si la revendication dans son ensemble définit un objet brevetable au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets – à savoir « une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou composition de matières » – et ne relève pas de l’exclusion relative aux « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques » prévue au paragraphe 27(8).
• Simple principe scientifique : selon le paragraphe27(8) de la Loi sur les brevets du Canada, il est interdit de breveter « de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». L’OPIC peut s’opposer aux demandes de brevets d’IA en qualifiant les algorithmes d’apprentissage automatique de « méthodes mathématiques abstraites ». Toutefois, conformément aux directives de l’OPIC postérieures à la décision Choueifaty, les examinateurs doivent évaluer si les revendications, dans leur ensemble, lorsqu’elles sont interprétées de manière téléologique, constituent simplement une conception théorique ou un principe scientifique. Une revendication qui applique une méthode mathématique pour obtenir un résultat pratique peut tout de même être brevetable.
• Astuce de rédaction pour les agents : pour réussir l’examen de l’OPIC, les revendications doivent établir un lien étroit entre l’algorithme d’IA et un système physique ou une application concrète. Par exemple, au lieu de revendiquer « un modèle d’apprentissage automatique permettant de classer des données », il convient plutôt de revendiquer « une méthode mise en œuvre par ordinateur permettant de contrôler un robot industriel de fabrication à l’aide d’un réseau neuronal entraîné sur des données de capteurs ».

Tableau comparatif (Singapour – Canada)

Le tableau ci-dessous présente les principales différences opérationnelles et juridiques dont les agents de brevets doivent tenir compte lorsqu’ils coordonnent les dépôts de demandes à Singapour et au Canada.

Guide stratégique : gestion des poursuites de demande dans le cadre d’un portefeuille de brevets pour ces deux pays

Étant donné que Singapour et le Canada sont parties à un accord bilatéral ATDB, les agents de brevets chargés de gérer un portefeuille de brevets d’invention en IA pour ces deux pays pourraient envisager la stratégie de dépôt suivante.

1. Déposer la demande à Singapour et avoir recours à un des programmes en vue d’accélérer la poursuite de la demande.
2. Avoir recours à l’ATDB pour accélérer le traitement d’une demande connexe au Canada (cette approche permet également d’obtenir un résultat plus prévisible).

Afin de satisfaire à la fois à la norme de « contribution technique » de l’IPOS et aux règles d’« interprétation téléologique » de l’OPIC, il est préférable d’adopter une stratégie à plusieurs niveaux pour les revendications.

• Niveau de base (pour le Canada) : veillez à ce que certaines revendications intègrent explicitement le modèle d’IA à du matériel physique, à des entrants spécifiques (données brutes issues de capteurs, images du monde réel) et à des résultats tangibles (actions mécaniques ou ajustements concrets de paramètres physiques).
• Niveau d’optimisation (pour Singapour) : inclure des revendications axées sur l’efficacité algorithmique de l’IA elle-même – couche de réseaux de neurones, techniques d’ajustement des poids ou structures de pipelines de données – afin d’obtenir une protection étendue pour la propriété intellectuelle du logiciel de base.

Pour les entreprises technologiques canadiennes qui font appel au vivier de talents de Singapour, et inversement, les contrats de travail et ententes de prestation de services de consultation doivent définir explicitement qui est propriétaire des résultats obtenus grâce à l’IA et inclure des clauses de transfert présignées. Cela permet de garantir d’emblée la solidité juridique de la chaîne de transfert par l’inventeur humain.

Les entreprises qui souhaitent s’implanter sur le marché américain devraient également tenir compte du rôle du Canada en tant que porte d’entrée vers l’Amérique du Nord. Par exemple, un brevet canadien faisant aussi l’objet d’une demande aux États-Unis, permet d’obtenir une protection continentale intégrée, et les produits du traitement des dossiers réalisés par l’OPIC peuvent être mis à profit dans le cadre du programme ATDB Canada–États-Unis afin d’accélérer l’examen par l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO).

En conclusion

Bien que le Canada et Singapour exigent tous les deux qu’une invention ait été créée par un être humain pour pouvoir en revendiquer la réalisation, leurs approches divergent fortement lorsqu’il s’agit d’évaluer la brevetabilité des logiciels d’IA. Pour sa part, Singapour offre une procédure rapide et prévisible permettant d’obtenir des brevets de logiciels : grâce à son programme SG IP FAST, il est possible d’en obtenir un en seulement six mois, ce qui en fait un tremplin idéal pour les portefeuilles mondiaux d’IA.

En tant que porte d’entrée vers les marchés de l’ANASE, Singapour constitue une valeur stratégique ajoutée pour les entreprises qui se développent dans la région de l’Asie-Pacifique, notamment en raison de ses directives d’évaluation de brevets favorables aux logiciels. En ce qui concerne le Canada, grâce à son important marché de l’IA et accès direct au sud de la frontière, il s’agit d’une porte d’entrée additionnelle pour obtenir une protection par brevet aux États-Unis dans ce pays. Du fait que ces deux pays partagent une frontière, possèdent des chaînes d’approvisionnement intégrées et soient parties à l’ACÉUM, une protection par brevet obtenue au Canada est un complément naturel à toute stratégie de dépôt aux États-Unis.

Par ailleurs, au Canada il faut rédiger des revendications de demandes de brevet en prenant bien le soin d’associer les logiciels à des applications concrètes; et recourir stratégiquement à des processus de poursuite de demande tels que l’ATDB afin de satisfaire aux exigences légales de la Loi sur les brevets en matière de brevetabilité.

Ensemble, Singapour et le Canada offrent le meilleur de deux mondes : Singapour apporte rapidité, prévisibilité et accès aux marchés d’Asie du Sud-Est, tandis que le Canada offre une grande diversité, une présence en Amérique du Nord et un tremplin vers les États-Unis.

En adoptant une stratégie de rédaction de brevet qui respecte les deux réglementations et en ayant recours aux processus accélérés de Singapour pour rendre plus expéditif le traitement des demandes au Canada via le programme bilatéral de l’ATDB, les agents de brevets peuvent réussir à sécuriser une excellente protection par brevet dans les deux marchés. Pour les entreprises qui visent le marché américain, l’obtention d’un brevet canadien offre une protection continentale à un coût inférieur à celui d’une demande présentée uniquement aux États-Unis. En ayant recours au programme ATDB Canada–États-Unis, il est possible d’accélérer le traitement de la demande auprès de l’USPTO.

Pour toute question au sujet de ce qui précède, veuillez communiquer avec l’un des auteurs ou un membre de l’équipe des Brevets de Gowling WLG.