Le 1er décembre 2018, le gouvernement canadien a publié aux fins de consultation publique une version actualisée des modifications proposées aux Règles sur les brevets du Canada. La période de consultation s’est déroulée entre le 1er et le 31 décembre 2018, et faisait suite à un processus de consultation mené dans le cadre d’une version antérieure des Règles publiée en août 2017. La nouvelle version des Règles s’inspire de celles publiées en 2017 et, conjointement avec des modifications complémentaires apportées à la Loi sur les brevets du Canada, représente un changement radical dans la pratique canadienne en matière de brevets.
Resserrement des délais, dont l’élimination du droit à l’entrée à la phase nationale de 42 mois
Dans la pratique actuelle, une réponse à une lettre officielle de l’Office est généralement exigible six mois après l’envoi de cette dernière; la requête d’examen d’une demande doit être faite dans les cinq ans suivant la date de dépôt; et la taxe finale d’une demande doit être payée dans les six mois suivant l’envoi de l’avis d’acceptation.
En vertu de la nouvelle Loi et des nouvelles Règles, une réponse à une requête de l’Office est généralement exigible dans les quatre mois après l’envoi de cette dernière; la requête d’examen d’une demande doit être faite dans les quatre ans suivant la date de dépôt; et la taxe finale d’une demande doit être payée dans les quatre mois suivant l’envoi de l’avis d’acceptation. Bien que le délai de quatre mois pour répondre à une mesure de l’Office puisse être prolongé en payant une taxe à la discrétion du Bureau des brevets, le délai pour acquitter la taxe finale est non prorogeable.
En outre, dans la pratique actuelle, un demandeur de brevet peut entamer la phase nationale canadienne d’une demande internationale dans les 30 à 42 mois suivant la première date de priorité, de plein droit, en payant une surtaxe de 200 $. La nouvelle Loi et les nouvelles Règles éliminent ce droit. Bien qu’il sera toujours possible d’entamer la phase nationale dans les 30 à 42 mois, le demandeur devra convaincre le Bureau des brevets que l’omission de déposer la demande dans le délai de 30 mois n’était pas intentionnelle, en plus de payer une taxe de rétablissement de 200 $.
Abandon et rétablissement
Dans la pratique actuelle, la demande de brevet d’un demandeur n’ayant pas pris les mesures requises dans un délai donné, est abandonnée immédiatement après ce délai, mais peut être rétablie de plein droit dans l’année suivante s’il prend les mesures requises et paye une taxe de rétablissement.
Selon la nouvelle Loi et les nouvelles Règles, le non-respect d’un délai n’entraîne pas nécessairement l’abandon immédiat d’une demande, mais le rétablissement de plein droit n’est pas nécessairement possible non plus. C’est plutôt le type du délai imposé qui dictera le moment et la nature de l’abandon et du rétablissement.
Par exemple, omettre de répondre à une requête de l’Office et de payer la taxe finale avant la date d’échéance entraîne encore un abandon immédiat, et le rétablissement demeure possible de plein droit dans les 12 mois suivant cette date.
En revanche, le non-paiement de la taxe de maintien en état d’une demande en instance entraînera son abandon à la plus tardive des deux dates suivantes : six mois après la date d’échéance manquée ou deux mois après l’envoi d’un avis de défaut de paiement par le Bureau des brevets. Une demande abandonnée peut être rétablie jusqu’à 18 mois après la date d’échéance établie pour payer la taxe de maintien en état, pourvu que le demandeur démontre qu’elle a été abandonnée malgré une diligence raisonnable de sa part. La nouvelle Loi et les nouvelles Règles ne donnent aucune indication quant à ce qui est considéré comme une « diligence raisonnable » (bien que l’Office ait déclaré de façon informelle que le seuil à cet effet sera haussé), mais établissent un régime analogue pour rétablir un brevet ayant expiré pour défaut de paiement d’une taxe de maintien en état.
De même, omettre de demander l’examen de la demande entraînera l’abandon de celle-ci deux mois après la date d’envoi d’un avis à cet effet par le Bureau des brevets. Néanmoins, le demandeur peut rétablir sa demande et soumettre une requête d’examen de plein droit dans les six mois suivant la date d’échéance. Si, après ce délai, la taxe n’est toujours pas payée et la requête d’examen n’est toujours pas déposée, le demandeur ne pourra rétablir sa demande qu’en démontrant qu’elle a été abandonnée malgré sa diligence raisonnable, et ce, au plus tard un an après l’abandon.
Droits des tiers
Outre la nouvelle exigence de diligence raisonnable à respecter pour rétablir une demande abandonnée (ou un brevet expiré) en raison du non-paiement d’une taxe de maintien ou pour avoir omis de demander un examen dans les délais prescrits, la nouvelle Loi et les nouvelles Règles introduisent la notion de droits des tiers. Ces droits limitent la responsabilité des tiers s’ils prennent des mesures qui par ailleurs entraîneraient une contrefaçon au cours d’une période où une demande ou un brevet est abandonné ou expiré, et où le demandeur/le titulaire du brevet doit respecter le seuil de diligence raisonnable nécessaire au rétablissement. Cette période débute six mois après la date d’échéance pour payer la taxe de maintien en état ou pour demander un examen, qui est également la date où l’obligation de diligence raisonnable entre en vigueur. Un tiers ne sera pas tenu responsable de ce qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon commis de bonne foi pendant cette période ou résultant de préparatifs « effectifs et sérieux » qu’il effectuerait pendant cette période. En général, cette période prend fin à la première des deux dates suivantes : à la date de rétablissement du brevet ou de la demande, ou à la date de délivrance d’un brevet après l’abandon de la demande.
Réduction des exigences pour obtenir une date de dépôt
Dans la pratique actuelle, pour établir la date de dépôt d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit payer la taxe de dépôt et fournir un document en anglais ou en français qui, à première vue, semble décrire une invention.
En vertu de la nouvelle Loi et des nouvelles Règles, il sera possible pour le demandeur de soumettre une traduction en anglais ou en français du mémoire descriptif après le dépôt. De plus, en payant des frais de retard de 150 $, il sera possible de reporter le paiement de la taxe de dépôt. Si celle-ci n’est pas payée au moment du dépôt, le Bureau des brevets enverra un avis exigeant le paiement au demandeur, qui aura jusqu’à trois mois à compter de la date de l’avis pour payer les sommes dues sans perdre la date de dépôt.
Il sera toutefois impossible de reporter le paiement de la taxe de dépôt au moment de la demande d’entrée à la phase nationale au Canada. La taxe nationale de base, qui est identique à la taxe de dépôt pour une demande non PCT à la phase nationale, devra être payée afin d’obtenir l’entrée nationale au Canada, sauf dans le cas d’une tentative vaine par le demandeur de payer la taxe.
Ajout d’éléments à une demande
Dans la pratique actuelle, un demandeur ne peut pas ajouter de nouveaux éléments à sa demande de brevet, que ces éléments figurent dans le document de priorité ou non.
La nouvelle Loi et les nouvelles Règles autoriseront toutefois l’ajout de nouveaux éléments à une demande non PCT en phase nationale dans certaines circonstances. Si une partie du mémoire descriptif ou des dessins mentionnés dans le brevet manque à une demande, le demandeur peut ajouter la partie manquante. Il peut demander lui-même de faire cet ajout à l’intérieur d’une période de deux mois à compter de la date la plus ancienne à laquelle le Bureau des brevets reçoit tout document ou renseignement requis pour établir une date de dépôt. Alternativement, le Bureau des brevets peut émettre un avis demandant l’élément manquant au demandeur, auquel cas le délai est de deux mois à compter de la date de cet avis. La date de dépôt de la demande ne précédera pas la date à laquelle le demandeur soumet l’élément manquant, sauf si ce dernier figurait entièrement dans le document de priorité, auquel cas l’ajout d’éléments peut se faire sans avoir d’incidence sur la date de dépôt.
Dépôt électronique
Pour le moment, il n’est pas possible d’obtenir une date de dépôt au Canada les jours où le Bureau des brevets est fermé, comme le week-end.
Dans le cadre de la nouvelle pratique proposée, un demandeur peut déposer une demande de brevet (ou tout autre document) par voie électronique auprès du Bureau des brevets et obtenir une date de dépôt le jour même, qu’il soit ouvert ou non. Cette mesure peut s’avérer utile pour obtenir une date de dépôt avant la divulgation publique d’une invention, ou pour obtenir une date de dépôt dans l’année suivant la divulgation publique par le demandeur afin de pouvoir profiter du délai de grâce canadien.
Prolongation du délai de grâce
Au Canada, il existe actuellement un délai de grâce d’un an pour éviter qu’une demande déposée au Canada dans l’année qui suit la divulgation directe ou indirecte d’une demande ne puisse être considérée comme nouvelle ou évidente. La date de début de ce délai de grâce est celle du dépôt au Canada, qui est considérée comme la date de dépôt international pour une demande PCT à la phase nationale.
Les changements apportés à la Loi modifient le délai de grâce afin que les divulgations provenant du demandeur ne soient plus admissibles si elles sont publiées avant la première date de priorité (du moment que les revendications en question sont appuyées par la revendication de priorité) et un an avant la date de dépôt au Canada. Ce changement s’ajoute à la nouvelle possibilité pour le demandeur de rétablir son droit de priorité et d’obtenir ainsi une date de priorité de plus d’un an avant la date de dépôt.
Droits de priorité
Dans la pratique actuelle, un demandeur n’est pas tenu de fournir une copie certifiée d’un document de priorité au Bureau des brevets, à moins qu’il n’y soit invité par l’Office, ce qui arrive rarement. Qui plus est, le Canada ne permet pas le rétablissement du droit de priorité, peu importe si la demande canadienne est une demande en phase nationale et la priorité de la demande PCT correspondante a été rétablie à la phase internationale.
Aux termes du nouveau régime, les demandeurs devront soit présenter une copie certifiée du document de priorité au Bureau des brevets, soit rendre une copie certifiée accessible dans une bibliothèque numérique reconnue de revendications de priorité présentées dans un document de priorité non canadien. Cette exigence ne s’applique pas si la demande est en phase nationale et que le demandeur a soumis une copie du document de priorité durant la phase internationale. De plus, il sera possible de rétablir le droit de priorité au Canada sans payer de taxe gouvernementale, pourvu que le demandeur soit en mesure de démontrer que la priorité doit être rétablie en raison d’une erreur non intentionnelle. Le demandeur aura deux mois après le dépôt pour demander le rétablissement de la priorité d’une demande non PCT à la phase nationale, et un mois après l’entrée à la phase nationale pour une demande PCT à la phase nationale.
Modification des demandes après l’acceptation
Dans la pratique actuelle, un demandeur qui souhaite modifier une demande d’une manière qui nécessiterait une recherche supplémentaire après qu’elle ait été acceptée et avant que la taxe finale ait été payée doit permettre l’abandon de sa demande en ne payant pas la taxe finale et, dans le cadre du rétablissement, effectuer la modification. Le rétablissement a pour effet de rouvrir la poursuite, ce qui permet au demandeur de modifier substantiellement sa demande.
Dans le cadre du nouveau régime, un demandeur peut rouvrir de plein droit la poursuite en payant une taxe de 400 $ au Bureau des brevets et en demandant que l’avis d’acceptation soit réputé n’avoir jamais été envoyé. Le demandeur peut ainsi rouvrir une poursuite à tout moment après l’envoi de l’avis d’acceptation, plutôt que d’avoir à attendre quatre mois après l’échéance de paiement de la taxe finale afin que la demande soit abandonnée. Un demandeur qui souhaite modifier sa demande de quelque façon que ce soit, mis à part la correction d’une erreur d’écriture évidente, devra procéder ainsi.
Pratique relative à la cession
Dans la pratique actuelle, si un demandeur souhaite enregistrer un changement de nom ou de propriété auprès du Bureau des brevets, il doit soumettre un document qui prouve ou exécute ce changement et payer une taxe d’enregistrement de 100 $. Tout document enregistré doit être conforme à la pratique canadienne. Par exemple, même s’il n’est pas nécessaire qu’un témoin atteste une cession en vertu du droit canadien pour qu’elle soit valide, une cession sans témoin ne peut être enregistrée au Bureau des brevets sans autre preuve démontrant son admissibilité à l’inscription, comme un affidavit ou un avis d’inscription du United States Patent and Trademark Office.
Bien que l’enregistrement des documents demeurera une option en vertu de la nouvelle Loi et des nouvelles Règles, le Bureau des brevets éliminera dans de nombreux cas la nécessité de soumettre ces documents pour refléter un changement à l’Office. Un demandeur/titulaire de brevet qui est également un cessionnaire peut inscrire un transfert en présentant une demande et en fournissant le nom et l’adresse postale du cessionnaire. Un cessionnaire autre que le demandeur/titulaire du brevet pourra enregistrer un transfert sans avoir à présenter le document de transfert proprement dit, mais devra fournir une preuve satisfaisante au Bureau des brevets, comme un affidavit. Le demandeur ou le breveté qui souhaite inscrire un changement de nom peut le faire sur demande et en payant une taxe de 100 $, qui demeure payable pour l’inscription des transferts en vertu du nouveau régime, peu importe qu’un document exécutant le transfert ait été enregistré ou non.
Dispositions transitoires
Contrairement aux Règles publiées en août 2017, les Règles actuelles fournissent un ensemble détaillé de dispositions transitoires. Les mesures de l’Office et les avis d’acceptation envoyés avant la date d’entrée en vigueur des Règles bénéficient de délais de poursuite prolongés (six mois pour répondre à une mesure de l’Office et pour payer la taxe finale), alors que les nouvelles Règles prévoient de réduire ce délai à quatre mois. Une demande abandonnée avant la date d’entrée en vigueur, ou abandonnée après cette date pour omission de se conformer à une demande/un avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur, pourra être rétablie de plein droit selon les règles en usage sans devoir établir que la cessation a eu lieu malgré une diligence raisonnable. De façon similaire, les droits des tiers ne s’appliqueront pas à toute période d’abandon commençant avant la date d’entrée en vigueur, ou survenant après cette date, pour omission d’agir conformément à la demande ou à l’avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur.
Il importe de noter que selon les dispositions transitoires, une demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure à la date d’entrée en vigueur pourra bénéficier de la pratique actuelle permettant de plein droit l’entrée en phase nationale au Canada dans les 42 mois suivant la première date de priorité. De même, une demande déposée au Canada avant la date d’entrée en vigueur pourra faire l’objet d’une demande d’examen au plus tard cinq ans après sa date de dépôt, comme le permet la pratique actuelle, plutôt que quatre ans après son dépôt comme le veut la nouvelle pratique.
Conclusion
La Loi et les Règles modifiées apportent des changements importants à la pratique canadienne en matière de brevets. Ces changements devraient entrer en vigueur à la fin de 2019. Bien que le présent article mette en lumière certains des principaux changements qui seront apportés à la pratique canadienne, nous vous recommandons de communiquer avec un membre de l’équipe de poursuite de demandes de brevets de Gowling WLG afin de discuter plus en détail des répercussions qu’ils pourraient avoir sur votre stratégie canadienne de dépôt et de poursuite en matière de brevets.