Le 17 janvier 2020, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») a publié un nouvel énoncé de pratique, lequel restreint de façon significative le recours à des délais de prolongation pour soumettre une réponse à un rapport d'examen.
Auparavant, un requérant disposait d'un délai de six mois pour répondre à un rapport d'examen, peu importe le nombre ou la complexité des questions soulevées. Cette échéance initiale de six mois pouvait être prolongée pour une période de six mois supplémentaires en soumettant une demande à cet effet à l'Office – il n'était pas nécessaire d'invoquer des circonstances exceptionnelles pour obtenir la prolongation. Toute prolongation additionnelle (c.-à-d. de plus d'un an après la date du rapport d'examen) n'était accordée qu'en présence de circonstances exceptionnelles justifiant une autre prolongation de six mois.
Selon le nouvel énoncé de pratique, qui s'applique aux rapports d'examen remis à compter du 17 janvier 2020, le délai initial pour la soumission d'une réponse à un rapport d'examen demeurera de six mois à partir de la date de ce dernier. Cependant, les requérants ne se verront plus octroyer automatiquement de prolongations des délais de six mois sur demande.
À compter du 17 janvier 2020, pour obtenir un délai de prolongation quant à la soumission d'une réponse à un rapport d'examen, les requérants seront tenus de démontrer des circonstances exceptionnelles pour justifier cette prolongation. Voici les circonstances exceptionnelles reconnues dans l'énoncé de pratique :
- La nomination récente d'un autre agent de marques de commerce;
- Des circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée;
- Une requête en instance de transfert de propriété de la marque;
- Une procédure d'opposition à l'encontre de la marque;
- Une procédure de radiation à l'encontre d'une marque en instance;
- La négociation en instance avec le titulaire d'une marque officielle;
- La division d'une demande prévue au Protocole de Madrid;
- La demande fait l'objet d'une objection au motif que la marque n'est pas enregistrable, par exemple, qu'elle crée de la confusion avec une autre marque, qu'elle est clairement et surtout un nom ou un nom de famille ou est dépourvue de caractère inhérent distinctif;
- Le requérant déposera la preuve pour démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif.
Il s'agit d'une liste non exhaustive et l'OPIC tiendra compte d'autres circonstances justifiant l'octroi de prolongations de délais.
Fait important à noter, cette nouvelle pratique signifie que les prolongations de délais ne seront plus accordées pour des objections techniques (p. ex., modifications aux biens/services, exigences relatives à la classification, revendications de couleurs, etc.).
Quant aux demandes ayant reçu un rapport d'examen le 16 janvier 2020 au plus tard, l'ancien énoncé de pratique s'applique toujours et, en règle générale, les requérants bénéficieront d'une seule prolongation du délai de six mois pour soumettre une réponse, après quoi, ils devront démontrer des circonstances exceptionnelles à l'OPIC pour obtenir une prolongation supplémentaire.
L'octroi des prolongations de délais étant dorénavant plus restreint, les requérants et leurs conseillers devront donc faire preuve de vigilance pour s'assurer de respecter les échéances liées à la soumission des réponses à un rapport d'examen.