La gestion de votre portefeuille de brevets pendant une crise

Pour protéger un produit ou un service au moyen de brevets, la pratique exemplaire consiste à demander la protection de toute invention intégrée dans ce produit ou service avant de procéder à la divulgation publique, vente, offre de vente ou utilisation commerciale du produit ou service en question. Cette mesure réduit le risque que ces inventions soient divulguées publiquement avant le dépôt de la demande de brevet, en plus d'assurer leur conformité aux exigences mondiales en la matière. Le fait de ne pas déposer une demande de brevet avant la divulgation publique d'une invention peut avoir des conséquences négatives sur votre actif de propriété intellectuelle.

Cependant, pendant la crise sanitaire actuelle causée par la COVID-19, il se peut que vous ne puissiez pas investir le temps et l'argent dans un portefeuille de brevets comme vous le feriez normalement. Selon votre tolérance au risque, vous pourrez peut-être compenser le risque par le coût en tirant profit de divers outils et stratégies juridiques :

• Délais de grâce. Certains pays, tels que le Canada et les États-Unis, offrent aux inventeurs un délai de grâce qui leur permet de breveter une invention même après l'avoir divulguée publiquement ou commercialisée. En procédant ainsi, vous pouvez commencer à commercialiser un produit sans engager les coûts initiaux de brevetage, à condition de procéder au brevetage avant l'expiration de tout délai de grâce applicable. Gardez à l'esprit que de nombreux pays n'offrent pas de tels délais; certains pays qui en offrent ne le font que dans des circonstances atténuantes (par exemple, en Europe, pour abus de confiance); les délais de grâce peuvent varier en longueur, mais ne sont généralement jamais supérieurs à un an; dans certains pays, vous devez informer le bureau des brevets que vous invoquez le délai de grâce et fournir les détails sur toute divulgation antérieure afin d'en bénéficier (par exemple, au Mexique). L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle publie ici une liste des différents délais de grâce disponibles dans le monde.
• Demandes provisoires. Vous souhaiterez peut-être commencer la procédure de brevetage par une demande de brevet provisoire en vue d'obtenir une date de dépôt, au lieu de passer directement à une demande non provisoire, laquelle garantit une date de dépôt et sert de base à l'examen. Cette façon de faire permet de reporter plusieurs milliers de dollars de frais de dépôt initiaux aux coûts de l'examen et de la délivrance différés du brevet. En outre, une demande provisoire peut être rédigée de manière moins détaillée qu'une demande non provisoire, ce qui permet d'économiser les frais de rédaction en plus des frais de dépôt. Cela peut introduire des risques supplémentaires, lesquels peuvent cependant être atténués si vous ne cherchez à obtenir une protection de brevet que dans les pays où le délai de grâce est accordé et/ou si vous gardez votre invention confidentielle jusqu'au dépôt d'une demande non provisoire.
• Commercialisation sans publication. Vous pouvez peut-être modifier ou mettre en œuvre une stratégie de commercialisation dans laquelle vous commercialisez votre invention sans la publier. Par exemple, au lieu d'expédier un logiciel aux utilisateurs finaux, vous pouvez garder votre logiciel comme secret commercial et permettre aux utilisateurs d'accéder à ses fonctionnalités en le proposant comme un service (par exemple, vous pouvez commercialiser un logiciel en le proposant comme un service en infonuagique). Dans certains pays, vous pourrez ainsi commercialiser votre invention sans porter atteinte à vos droits de brevet. Il est préférable de réexaminer la question du brevetage avant l'expiration des délais de grâce pour les pays dans lesquels vous souhaitez obtenir une protection de brevet.
• Prolongation des délais. De nombreux pays offrent des prolongations de délai pendant la poursuite de demande de brevet, ce qui vous permet de dépenser des centaines de dollars pour reporter, d'au moins quelques mois, des coûts qui peuvent être biens supérieurs. En outre, en réponse à la crise actuelle de la COVID-19, de nombreux bureaux des brevets du monde entier proposent des prolongations de délai. Par exemple, l'Office canadien de la propriété intellectuelle (OPIC) a automatiquement prolongé jusqu'au 19 mai 2020 les délais de poursuites de demandes de brevets qui étaient exigibles entre le 16 mars 2020 et le 18 mai 2020. L'OPIC a également indiqué qu'il pourrait encore prolonger cette période. Des reports similaires sont également en vigueur dans d'autres pays.
• Élimination des demandes de votre portefeuille. Une crise peut être une bonne occasion de revoir votre portefeuille de brevets et d'inventions afin de déterminer si la rédaction et le dépôt de demandes pour ces inventions, ainsi que les dépenses pour le maintien et les demandes de brevets, sont toujours raisonnables selon une analyse coûts-avantages. Si vous décidez d'éliminer des demandes de votre portefeuille, certains pays peuvent vous permettre de rétablir vos droits dans un certain délai à compter de l'abandon (par exemple, un an).

Le report des frais comporte généralement un certain risque. Après tout, une pratique exemplaire est exemplaire pour une bonne raison. Cependant, le mieux ne doit pas être l'ennemi du bien. Il est essentiel, notamment lorsqu'on décide d'assumer un certain risque et lorsque des exigences différentes sont en jeu dans différents pays, de faire appel à des avocats expérimentés et de recevoir des conseils axés sur les affaires.