Pour la première fois en Chine, la question de la validité d'un brevet et celle de sa contrefaçon sont entendues ensemble : ce que les titulaires de brevet doivent prendre en considération avant de choisir cette voie

24 mars 2020

En décembre 2019, le Tribunal de la propriété intellectuelle de la Cour populaire suprême (le « Tribunal de la propriété intellectuelle de la CPS ») a entendu un litige opposant Xiamen Shizheng Electronic Technology Co., Ltd (« Shizheng Technology ») et Tianjin Lejin Electronic Appliance Co., Ltd (« Lejin Appliance ») à propos d'un modèle d'utilité.  Pour la première fois, la question de la validité du brevet et celle de sa contrefaçon ont été entendues et ont fait l'objet d'une décision dans le cadre du même procès. Cette structure combinée a conféré aux deux parties des avantages et des inconvénients et fournit des renseignements utiles à toute personne devant décider s'il y a lieu de regrouper la question de la validité et de celle de la contrefaçon.



Audience conjointe

Dans cette affaire, Shizheng Technology a d'abord intenté une action devant le Tribunal populaire intermédiaire de Hangzhou contre Lejin Appliance en alléguant que cette dernière avait contrefait le brevet de modèle d'utilité n° 201220203855.0 (« structure de circuit de protection contre les surchauffes ») (le « brevet 885 »). En réponse, Lejin Appliance a déposé une demande d'invalidation du brevet 885 auprès de la Commission de révision des brevets (la « CRB »). À la suite des audiences de première instance, les deux affaires ont été portées en appel devant le Tribunal de la propriété intellectuelle de la CPS.

Après avoir reçu les deux demandes d'appel, le Tribunal de la propriété intellectuelle de la CPS a décidé de les entendre ensemble, dans le cadre du même procès. Autrement dit, les mêmes juges et le même enquêteur technique ont été affectés aux deux affaires et une réunion préparatoire conjointe a eu lieu.  Les allégations de contrefaçon et d'invalidité ont toutes deux été entendues au même procès et la même preuve a servi pour les deux demandes. Par la suite, deux décisions ont été rendues séparément, l'une déclarant le brevet 885 valide et l'autre établissant que Lejin Appliance n'était coupable d'aucune contrefaçon.

Régime à deux volets

La Chine, comme l'Allemagne, a un régime à deux volets où le canal utilisé pour réexaminer ou invalider un brevet est distinct de celui utilisé pour déterminer s'il a été contrefait. Toutefois, la décision établissant la contrefaçon d'un brevet n'est pertinente que si le brevet est bel et bien valide. Auparavant, cela signifiait que deux procédures distinctes pouvaient être engagées séparément avec des délais non coordonnés, la contrefaçon ayant été constatée avant que le brevet ne soit finalement jugé invalide.

La CPS a maintenant établi que, lorsqu'une partie conteste la validité d'un brevet, la poursuite civile en contrefaçon doit être suspendue. Bien que cette mesure règle la question susmentionnée, elle ne confère aucune protection en temps utile des droits de brevet.

La séparation des deux contestations soulève une autre question, celle de la mise en place d'une norme d'interprétation non uniforme de la portée des revendications du brevet. En effet, au moment de l'examen de la validité, le titulaire du droit de brevet a généralement tendance à interpréter les revendications du brevet aussi étroitement que possible afin de maximiser la probabilité que le brevet soit jugé valide. En revanche, dans le cadre d'une poursuite en contrefaçon, le titulaire du droit de brevet tentera de faire valoir une interprétation large des revendications, afin de maximiser la probabilité que la contrefaçon soit constatée. Ainsi, le fait de séparer le litige administratif du litige civil peut mener à une définition différente de la portée du brevet et à des conclusions non coordonnées.

Restructuration judiciaire

Le 1er janvier 2019, la CPS a restructuré la manière dont les affaires sont entendues et, maintenant, le Tribunal de la propriété intellectuelle de la CPS entend tous les litiges de deuxième instance en matière de brevets, qu'ils portent sur leur validité ou sur leur contrefaçon. Cette restructuration améliore la cohérence et réduit la probabilité qu'une partie présente deux arguments potentiellement contradictoires concernant la portée des revendications d'un brevet.

En l'espèce, la CPS a réuni les deux affaires en un seul procès, que les mêmes juges ont instruit. Le Tribunal de la propriété intellectuelle de la CPS a précisé que l'interprétation des revendications devait être la même dans les deux cas. La combinaison des affaires profite aux titulaires de brevets sur le plan de l'efficacité. En outre, on évite ainsi les lacunes créées par l'application de normes différentes en matière de décision.

Perspectives d'avenir

Ces dernières années, conformément à l'intention initiale de créer les tribunaux de la propriété intellectuelle, les tribunaux chinois se sont efforcés à la fois d'actualiser le régime de protection de la propriété intellectuelle et d'améliorer l'ensemble des procédures dans ce domaine. Ces nouvelles initiatives accordent une plus grande importance à l'uniformisation des normes et à l'amélioration de l'efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent accueillir ce changement de manière positive et y voir un pas vers un système plus robuste et plus favorable. Si vous souhaitez discuter de la manière dont cette évolution peut influer sur votre stratégie en matière de brevets en Chine, n'hésitez pas à communiquer avec votre professionnel chez Gowling WLG.  Nous sommes heureux d'annoncer que les tribunaux et l'office de la propriété intellectuelle chinois ont rouvert et qu'ils fonctionnent comme à l'habitude.  Même si nous travaillons à distance dans de nombreux pays, notre équipe internationale de propriété intellectuelle reste entièrement disponible pour répondre à vos besoins juridiques en cette période hors du commun. Nous continuons de surveiller activement la situation et de nous y adapter à mesure qu'elle évolue. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des délais et la protection des droits de propriété intellectuelle.

Personnes-ressources :

Jian Xu, directeur général

Daniela Shaw, associée principale

Liz Li, parajuriste en PI


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