Cet article a été publié dans la revue IAM Media.
Des enjeux de haut niveau surgissent lorsqu'une entité envisage de transférer une partie, ou la totalité, de ses droits sur une technologie à une autre partie. La vente et la concession de licences sont deux moyens courants de transférer des droits. Les droits de technologie peuvent inclure les droits attachés au brevet (qu'ils soient liés à des brevets délivrés ou au stade de la demande), les droits d'auteur et les secrets commerciaux. Toutefois, dans cet article, nous nous concentrerons uniquement sur les droits attachés au brevet et aux droits d'auteur.
Une relation basée sur une vente est généralement de courte durée. En effet, une fois que les accords appropriés ont été signés, que les documents de transfert de titres ont été déposés au registre approprié et que les fonds ont été transférés, le vendeur et l'acheteur peuvent effectivement se séparer et suivre leur propre chemin. C'est là un moyen pratique de répondre aux divers besoins commerciaux du vendeur, qui pourraient consister à :
- obtenir une stratégie de sortie,
- consolider ses activités,
- réunir des capitaux.
En revanche, une relation fondée sur une licence a tendance à durer plus longtemps. Vous pouvez, par exemple, envisager de concéder à la société X les droits sur votre nouvelle technologie de décapage au jet de sable. Toutefois, en échange de la licence, vous exigerez de la société X qu'elle respecte certaines conditions énoncées dans les modalités de l'accord. Vous négocierez avec elle le montant de la redevance qu'elle devra vous verser et le moment où elle devra le faire, et vous pourrez également exiger qu'elle vous donne accès à ses dossiers financiers afin que vous puissiez vérifier si elle remplit ses obligations en matière de paiement de redevances. Vous pouvez également être soumis à des conditions qui s'étendent au-delà de la durée de la licence. En outre, les licences peuvent répondre aux besoins de la société en lui procurant un flux de revenus qui provient des efforts du titulaire de votre licence.
Dans le cadre d'une relation fondée sur la vente, le vendeur doit déterminer s'il vendra tous les droits détenus à l'international ou seulement les droits dans un ou plusieurs pays ou régions spécifiques. Si vous êtes le vendeur, vous devez vous attendre à ce qu'un acheteur potentiel étudie la portée des droits à vendre dans les pays ou régions spécifiques qui sont les plus importants pour ses plans commerciaux. Le simple fait que vous ayez déposé des demandes de brevet dans 25 pays ou régions différents ne signifie pas que l'acheteur potentiel sera intéressé par l'acquisition de droits dans tous ces pays ou régions. Les vérifications réalisées par l'acheteur potentiel comprennent généralement l'évaluation de votre chaîne de titres pour vendre ces droits et le statut administratif de tous les droits enregistrés (ou enregistrables) dans les pays ou régions concernés. Toutefois, selon l'importance que revêt la protection des brevets pour l'acheteur potentiel, vous devez également vous préparer aux coûts associés à un examen approfondi du ou des brevets en question. Par exemple, l'acheteur potentiel peut enquêter plus avant sur la portée de la protection fournie par les brevets délivrés et sur les enjeux que les demandes en cours devront résoudre lors des échanges avec les bureaux des brevets dans les pays ou régions concernés. Étant donné que, pour chaque pays ou région, il existe des différences quant aux lois et règles en matière de brevets, à la jurisprudence en matière de brevets et aux procédures de contestation des droits de brevet (que ce soit après la délivrance du brevet ou en cours de procédure), vous devez être prêt à retenir les services d'un conseiller juridique en PI et à en assumer les coûts dans les pays ou régions d'intérêt pour les plans commerciaux de l'acheteur potentiel.
L'opération prévue comprend-elle les logiciels?
Pour toute vente qui comprend le transfert de droits d'auteur (par exemple, si vous vendez un logiciel et le code sous-jacent protégé par droit d'auteur), vous devez vous préparer à répondre aux questions de l'acheteur potentiel sur les moyens par lesquels vous affirmez avoir reçu les droits d'auteur directement de l'auteur initial ou des auteurs initiaux du code.
Des dispositions juridiques relatives au transfert des droits d'auteur peuvent, si elles ne sont pas respectées, compromettre la viabilité des droits dans certains pays ou régions. Ce problème est courant et survient lorsque des logiciels sont développés par des contractants externes plusieurs années avant la vente proposée. Pendant la phase de développement du logiciel, il est possible qu'aucun accord n'ait été conclu par écrit avec le contractant externe concernant précisément le transfert du droit d'auteur. L'absence de tels accords peut remettre en question votre prétention à détenir le droit d'auteur sur le code sous-jacent. Un autre problème peut surgir : il faut déterminer si le pays ou la région qui intéresse l'acheteur potentiel a signé et ratifié un traité international spécifique relativement aux œuvres protégées par le droit d'auteur, car cela pourrait affecter l'applicabilité et les modalités d'un accord. Pour en revenir à notre exemple, si votre logiciel a été entièrement développé au Canada et que l'acheteur potentiel envisage de le commercialiser en Thaïlande, il faudra dans ce cas entreprendre une analyse quant à la reconnaissance, par les tribunaux thaïlandais, du droit d'auteur d'origine canadienne. Là encore, il peut être nécessaire de faire appel à un conseiller juridique local pour régler les problèmes de droit d'auteur propres à chaque pays ou région.
Que faire si vous ne voulez vendre vos droits que dans un pays ou une région en particulier?
Si la vente ne porte que sur une partie de vos droits mondiaux de technologie, l'accord de vente doit préciser si le vendeur est en mesure de faire respecter des conditions après-vente sur la manière dont l'acheteur peut commercialiser la technologie. Par exemple, l'acheteur peut souhaiter acquérir les droits de fabrication liés au marché africain pour y vendre la technologie alors que vous conserveriez tous les autres droits. Dans une telle situation, vous souhaiterez probablement obtenir des garanties contractuelles quant au respect par l'acheteur de normes particulières afin que l'expérience utilisateur soit quasi uniforme dans tous les pays ou régions, que cette expérience soit offerte par vous ou par l'acheteur.
Définir les droits de licence dans un accord
Lorsqu'on envisage de concéder une licence de droits de technologie, il est nécessaire d'établir précisément quels droits sont accordés. Ceux-ci sont décrits dans une clause de concession de l'accord de licence, et ils incluent souvent ce qui suit concernant la licence :
- licence exclusive – même si vous êtes le concédant de la licence, vous ne pouvez pas exploiter la licence en concurrence avec le titulaire de la licence,
- licence unique – vous êtes la seule autre partie à pouvoir exploiter la licence en concurrence avec le titulaire de la licence ou
- licence non exclusive – vous êtes en mesure d'accorder des droits similaires, ou qui se chevauchent, à d'autres titulaires de licence.
Les clauses de concession peuvent également aborder d'autres questions, dont les suivantes :
- le(s) pays dans lesquels le titulaire de la licence peut commercialiser la technologie,
- les verticales industrielles (ou les domaines d'utilisation) dans lesquels le titulaire de la licence peut commercialiser la technologie ou
- la possibilité pour le titulaire de la licence de concéder ou non des droits de sous-licence.
Le reste de l'accord écrit énoncera d'autres modalités importantes, notamment le régime de paiement de la licence, souvent sous forme de redevances.
Connaître la réglementation locale applicable
Si vous négociez, avec un titulaire de licence potentiel, l'acquisition des droits de commercialisation de la technologie dans un pays ou région précis, il est essentiel que les deux parties comprennent la réglementation locale. Certains pays ou régions peuvent exiger que les accords de licence soient enregistrés auprès du gouvernement local (ou de l'office des brevets local), tandis que, dans d'autres pays ou régions, il peut exister des exigences supplémentaires pour reconnaître le droit du titulaire de licence à faire valoir le brevet contre un éventuel contrefacteur.
Comment aborder les améliorations apportées à la technologie dans le cadre d'une licence
Un autre élément à prendre en considération dans le cadre d'une licence est la manière dont vous souhaitez aborder le développement de toute amélioration de la technologie pendant la durée de l'accord de licence. Si vous accordez au titulaire de licence le droit de développer des améliorations, la façon de traiter ces améliorations doit être clairement définie dans l'accord de licence. Cette question peut être nuancée par le fait que le titulaire de licence développe des améliorations dans un pays où s'appliquent des exigences en matière d'obtention d'une licence avant tout dépôt étranger. Si des demandes de brevet sont rédigées et déposées, vous devez, en ce qui concerne les améliorations, obtenir l'assurance qu'elles sont conformes aux exigences locales en matière de dépôt local préalable afin d'éviter le risque que le brevet déposé localement soit invalidé.
La question de savoir s'il faut vendre ou concéder sous licence les droits sur votre technologie doit être fondée sur le type de relation que vous cherchez à établir, qui peut à son tour être influencée par les besoins de votre société. Que le transfert des droits de technologie s'effectue dans le cadre de la vente ou de la concession d'une licence, si les droits concernent plusieurs pays ou régions, il est recommandé de demander l'avis d'un conseiller juridique en PI dans chacun des pays ou régions concernés afin d'identifier des problèmes spécifiques qui pourraient survenir en vertu de la réglementation locale. Il s'agit de la meilleure approche pour garantir que les deux parties sont gagnantes lorsqu'elles s'engagent dans ce type de relation.