Delphine Robert
<0:00:19> Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Format légal, le balado de l'actualité juridique, proposé par Gowling WLG, cabinet juridique international. Pensez à nous suivre pour ne manquer aucun épisode, et visitez notre site Internet, gowlingwlg.com, pour consulter toutes nos ressources et connaître les dernières nouvelles juridiques.
<0:00:38> Nous vivons dans un monde où les technologies évoluent à toute vitesse et, prêtes ou non, bon nombre d'entreprises sont appelées à faire le grand saut dans une nouvelle ère. Les perspectives sont multiples et il est vraiment important pour les entreprises de comprendre les changements afin de les anticiper et de s'y adapter. Un des enjeux à prendre en considération est l'optimisation des investissements technologiques. En effet, dans un environnement compétitif qui évolue à très grande vitesse, comment s'assurer de prendre les bonnes dispositions pour optimiser vos investissements technologiques afin d'en faire un avantage concurrentiel? Afin de répondre à cette question aujourd'hui et de faire le point sur ces considérations juridiques liées à la valorisation des investissements technologiques, je discute aujourd'hui avec George Elvira, Associé et agent de brevets au sein de notre groupe de Propriété intellectuelle et avec Stefan Nasswetter, avocat au sein de notre groupe de Droit des affaires chez Gowling WLG, à Montréal. Tous deux font également partie du groupe sectoriel de Technologie à Montréal. Bonjour, George. Bonjour, Stefan.
Stefan Nasswetter
<0:01:34> Bonjour.
George Elvira
<0:01:34> Bonjour, Delphine.
Delphine Robert
<0:01:36> Alors, je commence avec ma première question. Tout d'abord, en quoi consiste une stratégie de valorisation?
George Elvira
<0:01:42> C'est une excellente question, Delphine, et merci de la poser, parce qu'il y a énormément de nos clients qui nous posent la même question. En fait, tous mes clients affrontent le même genre de problématique : comment se différencier dans le marché, comment augmenter les parts de marché, comment devenir le joueur essentiel dans l'écosystème? Ce genre de questions est très important de se le poser lorsqu'on est une entreprise, parce que ça fait partie de la recherche de différenciateur de nos produits et services. Pourquoi est-ce que nos clients, nos partenaires veulent s'associer à nous, veulent acheter nos produits? Bien souvent, c'est à cause de certaines caractéristiques uniques de nos produits et services qui nous différencient. Ce genre de caractéristiques uniques est souvent associé, disons-le, à des investissements technologiques, à des investissements pour améliorer nos produits, améliorer nos services et ce genre d'investissements souvent génère ce qu'on appelle la propriété intellectuelle.
Stefan Nasswetter
<0:02:42> Je suis tout à fait d'accord avec toi, George, en fait. Quand je pense à stratégie de valorisation d'investissements en technologie, ce que je me pose comme question pour voir si, effectivement, il y a une telle valorisation, c'est : est-ce qu'un tiers est disposé à payer une prime ou une surprime par rapport à cette propriété intellectuelle? Si oui, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de valorisation de la propriété intellectuelle. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser la question, George : dis-moi, est-ce que tu penses que tous les clients ont de la propriété intellectuelle?
George Elvira
<0:03:13> Stefan, c'est une excellente question. En fait, c'est une question qui revient tellement souvent quand je discute avec mes clients. Écoute, je te dirais très rapidement et très franchement, toutes les entreprises ont de la propriété intellectuelle. C'est un genre de réponses qui surprend énormément parce que souvent on a le nez à l'intérieur de nos technologies, le nez à l'intérieur de nos produits et risques et on ne se rend pas compte combien on est unique, combien est que, finalement, pour arriver à développer un certain procédé de manufacture il a fallu passer tellement d'heures pour optimiser certains procédés et certaines étapes qu'on ne se rend plus compte de l'effet avantageux qu'on a dans le marché. Tous ces avantages, toutes ces optimisations dans lesquelles on investit du temps, du personnel, de l'argent, tout ça, lorsque c'est bien, disons, empaqueté, c'est ce qui représente la propriété intellectuelle.
<0:04:04> Donc, une compagnie qui fait de la manufacture de produits va avoir de la propriété intellectuelle dans ses procédés de manufacture. Une compagnie qui va avoir des produits innovants au niveau de la biotech ou de pharmaceutique va avoir des molécules qui sont de la propriété intellectuelle. Toutes les entreprises, je dirais, ont de la propriété intellectuelle. Maintenant, la question à se poser, c'est : comment valoriser cette propriété intellectuelle?
Delphine Robert
<0:04:28> C'est ça la prochaine question, en fait, que je voudrais vous poser, à tous les deux. On commence par où dans ce cheminement vers la valorisation de la propriété intellectuelle, considérant qu'on l'a bien identifiée, bien protégée aussi, évidemment?
Stefan Nasswetter
<0:04:42> En fait, c'est une excellente question, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, mais il faut commencer quelque part. Alors, peut-être, en commençant, j'aborderais l'aspect plus commercial de la chose, se poser la question, puis faisant un lien avec ce que George disait tout à l'heure par rapport au différenciateur, c'est identifier la proposition de valeur de l'entreprise. C'est certain que ça doit passer par une certaine étude du marché afin de comprendre la concurrence qu'on amène de différent, évidemment, la grosseur du marché, la place de l'entreprise dans l'écosystème et ça peut passer également par une étude de l'environnement légale afin de comprendre les risques, les opportunités associés avec notamment les droits de PI des tiers. Et il faut absolument mettre en place une stratégie en PI qui soit enlignée sur le modèle d'affaires de l'entreprise.
George Elvira
<0:05:31> C'est un excellent point, ça, Stefan. Je voudrais juste mettre l'emphase là-dessus. C'est que l'enlignement entre la stratégie de PI et le modèle d'affaires, c'est un élément clé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un élément essentiel pour assurer la valorisation optimale des investissements technologiques. Qu'est-ce que je veux dire par stratégie de PI? Souvent, on entend ce mot-là lancé à gauche et à droite, un peu partout, sur Internet ou dans les forums. C'est bien important de faire une bonne définition de ce qu'on veut dire par stratégie de PI. Dans la stratégie de PI, il faut absolument avoir un volet de valorisation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser la question : comment l'entreprise prévoit générer ou bien génère-t-elle déjà maintenant des revenus avec la propriété intellectuelle? Par exemple, est-ce qu'on est en train de mettre en place des modèles de licence? Si oui, est-ce que ce sont des licences exclusives ou pas? Est-ce qu'on pense vendre? Si oui, est-ce qu'on vend toute la propriété intellectuelle ou juste certaines parties? Qui sont les entreprises qu'on veut cibler comme étant des possibles acquéreurs? Comment on va inscrire les revenus associés à la propriété intellectuelle dans les livres de l'entreprises? Tout ça, ce sont des aspects importants à prendre en considération lorsqu'on est en train de monter ou de générer un plan de valorisation de la propriété intellectuelle.
<0:06:47> Dans le deuxième volet. Ça, c'était le premier. Alors, dans le deuxième volet de la stratégie de valorisation, c'est essentiel également de penser à quelle est ma stratégie pour capturer la propriété intellectuelle. Par là ce que je veux dire, c'est que souvent l'entreprise va soit interagir avec d'autres entreprises, elle va collaborer, elle va avoir des programmes internes de R et D, mais il faut vraiment mettre en place un système pour capturer, identifier, protéger, maintenir le contrôle de la propriété intellectuelle qui est commercialement important pour l'entreprise.
<0:07:20> Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut mettre en place des contrats, il faut avoir des bonnes clauses de cession de propriété intellectuelle. Dans les licences avec les tierces parties, il faut mettre très clairement qui sont les propriétaires de cette propriété intellectuelle. Il faut avoir des politiques à l'intérieur de l'entreprise. Il faut enregistrer la propriété intellectuelle qui est commercialement importante.
Stefan Nasswetter
<0:07:40> George, je pense que tu m'as volé les mots de la bouche, parce que c'est moi qui aurais voulu parler des contrats puis des clauses de cession de PI. En fait, comme tu le sais, je passe mon temps à rédiger des contrats. Ça me fait sourire que tu l'aies mentionné. Ça me fait penser à un exemple où un client est venu me voir. Il avait développé un logiciel qui est devenu très profitable à travers le temps. Il avait commencé son projet avec un codéveloppeur qui s'est désisté après un certain temps. Il n'avait pas signé de contrat. Bref, la situation était très loin d'être optimale. C'est certain qu'on veut éviter ce genre de situations.
<0:08:13> Au-delà des contrats, ce que j'aimerais voir, c'est une gouvernance relative à la PI qui est pensée et adaptée à la stratégie choisie. On peut penser à beaucoup de politiques qu'on pourrait mettre en place. Il y en a qui vont s'appliquer à toutes les entreprises, puis il y en a d'autres qui sont vraiment ciblées en fonction du domaine du secteur d'activité. C'est certain que dans les générales, on va penser aux politiques de gestion de contrat, aux politiques de confidentialité relatives à la propriété intellectuelle, aux politiques de documentation de développement de la PI. C'est dans ces politiques de développement de PI qu'on va tenter d'établir très clairement les contributeurs, les contributions qu'ils ont faites à la PI, documenter et avoir à la même place toutes les cessions de PI afin que ce soit facilement repérable. Quand on parle de politiques qu'on peut mettre en place plus spécifiques à des industries, il y en a une qui me vient à l'esprit. C'est la politique d'utilisation de logiciel libre ou, en anglais, Open Source, qu'on entend un peu plus communément.
<0:09:06> En informatique, les intéressés à une entreprise vont vouloir en apprendre plus sur l'usage des logiciels ouverts parce que si c'est négligé, ce genre de logiciels peut avoir des licences afférentes qui ont des inconvénients assez importants et ils peuvent faire perdre énormément de valeur à l'entreprise s'ils ne sont pas considérés lorsqu'ils sont employés. Alors, ça commence très souvent par la mise en place d'une politique afin que les programmeurs sachent ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Ce qui arrive, c'est que si on les laisse à eux-mêmes, ils vont peut-être faire des choix qu'ils pensent judicieux parce qu'ils sauvent de l'argent, mais au final ils vont contaminer la propriété intellectuelle de l'entreprise et ça va donc nuire à la valorisation de la PI.
George Elvira
<0:09:53> Stefan, c'est un point super important, puis je pense que j'en ai déjà entendu parler par certains de mes clients. Supposons qu'on a déjà commencé à programmer quelque chose, on a une solution, un produit, puis on a utilisé ce qu'on appelle du Open Source dans le marché, est-ce qu'il est trop tard? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Stefan Nasswetter
<0:10:09> Bien, en fait, la première chose à faire, George, c'est de voir ce qui a été utilisé, c'est quoi les termes de la licence, où est le problème s'il y en a un puis, dans la mesure où il y en a, ce qu'on voit très souvent en pratique, c'est essayer de remplacer les portions de logiciel libre qui ont été utilisées et qui viennent contaminer la bille. Alors, dépendamment de la situation vécue, il y a des choses qu'on peut faire, mais la première chose à évaluer, c'est dans quelle situation on est vraiment et quel logiciel libre on a utilisé.
<0:10:36> OK. Ça fait que là on a discuté, justement, de ce qu'on doit faire, disons, au jour 1, quand on est en train de se préparer une stratégie de valorisation de notre propriété intellectuelle. Quand on parle de valorisation, souvent on parle du but ultime, qui est une transaction. Donc, on peut penser, par exemple, à un investissement, à une vente de la technologie, à une licence de la technologie. Donc, lorsqu'on parle de transaction, c'est là où on convainc une tierce partie de payer pour notre technologie, de payer pour cet élément différenciateur qu'on amène dans le marché. Maintenant, Stefan, je ne sais pas si tu pourrais peut-être nous parler un peu plus de ce qui serait important pour une entreprise de mettre en place avant même d'envisager une transaction. Évidemment, comme j'ai parlé tout à l'heure de mettre en place une gouvernance relative à la PI puis une gestion de contrat qui est la base même côté commercial pour la valorisation de la PI puis la capture de la PI, une chose qu'on doit continuellement se poser comme question, c'est réévaluer en fait notre gouvernance relative à la PI puis la gestion des contrats. On peut mettre en place une politique qui est bien belle et qui couvre tout ce qu'elle devrait couvrir, mais si on ne la met pas en place, on ne s'assure pas du suivi de la politique puis on ne la réévalue pas, puis on s'assure justement que tout le monde soit au courant de la politique, on va tomber dans le piège de penser qu'on est bien protégé, puis finalement ne pas être bien protégé.
George Elvira
<0:12:05> Là-dessus, Stefan, je suis tellement d'accord. Il y a un aspect très important là-dedans. C'est que notre plan de stratégie de valorisation de la propriété intellectuelle et des investissements technologiques, c'est un plan qui doit rester vivant. Ça implique qu'on est continuellement en train de réévaluer si c'est toujours pertinent pour notre modèle d'affaires, si c'est toujours pertinent pour notre écosystème et nos buts et nos objectifs de l'entreprise. D'ailleurs, il y a un aspect également qui est très important. C'est qu'on a bien beau mettre en place certaines politiques, mettre en place, disons, des conseils pour que nos employés traitent la propriété intellectuelle d'une certaine manière, mais si tous nos employés ne sont pas mis au courant, ne sont pas entraînés pour respecter les limites imposées par les contrats en place, des fois c'est là où on peut voir des fuites de propriété intellectuelle qui peuvent être très significatives pour l'entreprise et éventuellement même baisser la valeur qui pourrait être attribuée à une certaine technologie ou une certaine propriété intellectuelle par un potentiel acquéreur ou un potentiel investisseur.
Stefan Nasswetter
<0:13:13> Merci, George. Je pense que ce sont des excellents conseils. Si on continue dans le cheminement logique où on se projette vers une transaction éventuelle et qu'on commence à penser à une transaction potentielle, qu'est-ce que tu aimerais voir mis en place ou considéré par l'entreprise dans un tel contexte?
George Elvira
<0:13:31> Bien, ce que j'ai vu à partir de mon expérience avec mes clients qui, justement, se positionnent pour une transaction potentielle, c'est évidemment la mise en valeur de la propriété intellectuelle. Là-dedans, il faut déjà avoir un plan de comment je vais articuler la valeur de ma propriété intellectuelle, comment je vais articuler sa pertinence pour les produits commerciaux et pour le modèle d'affaires du potentiel acquéreur. Il est également bien important, puis c'est un facteur qu'il ne faut vraiment pas négliger, de prendre en considération le temps qui sera nécessaire pour mener à bout la transaction. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, bien souvent, est sous-évaluée par les entreprises. On s'imagine qu'on a déjà eu des bonnes conversations positives avec un potentiel acquéreur, puis on se dit : bon, tout cela devrait être terminé dans trois mois. Souvent, tu sais très bien, Stefan, on rentre dans les discussions légales et business et tout ça, puis ça peut prendre six, neuf mois, un an avant d'arriver à la fin du deal. Donc, c'est très important de prendre en considération le temps que ça va prendre pour s'assurer que les gens qui sont impliqués au niveau de la transaction, pendant ce temps-là, ne peuvent pas s'occuper des opérations de l'entreprise. C'est très important de penser à la redondance, qui va pouvoir continuer à poursuivre les opérations de l'entreprise pendant qu'il y a une équipe dédiée à la transaction, à l'articulation de la valeur de la propriété intellectuelle, et à continuer les discussions avec le potentiel investisseur ou le potentiel acquéreur.
Stefan Nasswetter
<0:15:00> Exact, George. Ça me fait penser du côté commercial. Il ne faut pas oublier non plus de considérer tous les intéressés potentiels et pas juste se limiter à celui qui semble être le plus intéressé et à penser au secteur adjacent. Il y a plusieurs clients qui nous ont dit à quel point ils étaient surpris par l'intérêt des secteurs adjacents une fois qu'ils ont approché. Comme tu le mentionnais, on sous-estime très souvent le montant de temps puis l'effort qui sera nécessaire pour se rendre à une transaction. Alors, même avant qu'on se rende à la vérification diligente, se préparer à la vérification diligente est quelque chose de très, très utile et qui va permettre de contrôler le message une fois qu'on va être rendu à la vérification diligente. Alors, ce qu'on fait en pratique, c'est prendre une question relativement standard relative à la propriété intellectuelle et se pencher sur les questions lorsqu'on a le temps, parce qu'une fois qu'on est rendu dans la transaction, les délais sont serrés, les gens veulent une réponse immédiatement. Un des dangers qu'on rencontre si on n'a pas préparé notre vérification diligente, c'est qu'on va se faire poser des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses. Parfois, ne pas avoir la réponse, même si elle va venir dans trois semaines, ça va être très inquiétant. Je donne l'exemple suivant, encore une fois pour les logiciels libres, parce que j'aime ça.
<0:16:16> Si on pose la question à un vendeur « Quel logiciel libre avez-vous utilisé dans le développement de votre logiciel? » et que la question prend trois semaines avant qu'on ait une réponse, il y a un drapeau rouge qui s'est levé, c'est certain. On vient d'annoncer à notre acquéreur potentiel comme quoi on n'a pas bien contrôlé l'usage des logiciels libres, on ne sait pas nécessairement dans quelle eau on s'est embarqué. Alors, immédiatement, l'acheteur, lui, même si on va avoir une très belle réponse dans trois semaines, tout d'un coup est un peu moins intéressé. Alors, en se préparant à l'avance non seulement on contrôle le message, mais lorsqu'on rencontre des écueils, on a l'opportunité de les rectifier et il y a bien des choses qu'on peut faire. Des fois, même lorsque ce n'est pas nécessairement possible de rectifier la chose, on va tenter de mettre de l'avant ce qu'on a fait pour mitiger le risque même si ce n'est pas parfait.
<0:17:09> Ça me fait penser à un autre exemple où on avait rencontré, en préparation à une vérification diligente, un logiciel pour lequel une licence non exclusive avait été octroyée, ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas d'exclusivité sur le logiciel qui était très important et central à l'entreprise. Étant donné qu'on l'avait remarqué avant la vérification diligente, la stratégie qui avait été déployée, c'était essentiellement de présenter l'information avant que ce soit découvert pour l'acheteur potentiel pour lui dire : bien, voici, on est au courant qu'il y a un problème avec l'exclusivité sauf que, malgré le fait qu'on n'a pas obtenu l'exclusivité par rapport à cette portion-là du logiciel, il a tellement changé depuis, que dans le fond l'absence d'exclusivité n'était pas vraiment importante pour les fins de la transaction. En l'expliquant, au lieu d'attendre que l'acheteur potentiel le découvre et se dise « ah-ha, j'ai trouvé la bibitte en dessous de la roche, ici », on a réussi à contrôler le message et on n'a pas perdu l'intérêt de l'acheteur potentiel.
George Elvira
<0:18:08> Avant de conclure, Stefan, et c'était des excellents points que tu viens d'apporter, j'aimerais également apporter un point que j'ai remarqué chez nos clients. Bien souvent, principalement pour les compagnies qui sont innovantes puis qui ont des départements de recherche et développement – R et D, comme on appelle dans le jargon –, ce sont les gens responsables de la R et D qui vont prendre les rênes de la protection de la propriété intellectuelle, qui vont prendre les rênes de la stratégie de ce qui doit être protégé et ce qui ne doit pas être protégé. D'un autre côté, tu as les gens plus au niveau de la direction, qui vont prendre des décisions au niveau du modèle d'affaires, au niveau des potentiels acquéreurs, des potentiels investisseurs, puis qui vont donc peaufiner un certain message, articuler la valeur de la propriété intellectuelle et, donc, aller chercher un retour sur les investissements technologiques. Bien souvent ce qu'on a remarqué dans ce genre de scénario, c'est qu'il y a un clivage entre ce qui est propriété intellectuelle et valorisation de la propriété intellectuelle. Afin d'arrimer les deux, ce qu'on a remarqué, c'est une approche – qu'on préconise ici au bureau, qui a l'air à fonctionner très bien dans le marché – intégrée. C'est une approche par laquelle les gens qui s'occupent de la propriété intellectuelle sont en constante discussion et connexion avec les gens qui s'occupent des droits des affaires pour s'assurer, effectivement, que c'est un message de front, c'est un message qui intègre les innovations et les propriétés intellectuelles avec le modèle d'affaires et avec les objectifs de l'entreprise afin d'arriver à la toute fin avec un message qui est cohérent avec une propriété intellectuelle qui supporte les objectifs de l'entreprise et qui permettent, donc, d'avoir un meilleur retour sur l'investissement.
Delphine Robert
<0:19:55> C'est vraiment, vraiment intéressant, George et Stefan. Je pense qu'on pourrait encore continuer ce podcast pendant des heures. On sent que c'est un sujet qui vous passionne. Je pense que pour tous celles et ceux qui écoutent ce podcast, on comprend vraiment l'enjeu puis l'importance, comme tu le disais, George, d'arrimer la propriété intellectuelle dans la stratégie d'affaires, et ce, le plus tôt possible dans la croissance de l'entreprise. Donc, vraiment, de très, très bons conseils. Alors, merci, merci encore.
<0:20:26> Si vous avez des questions liées à la valorisation de vos investissements, à la propriété intellectuelle, à des transactions futures, n'hésitez surtout pas à contacter George et Stefan, évidemment, ou un membre de l'équipe du groupe de Technologie, à Montréal. Alors, encore merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Format légal. Pensez à nous suivre pour ne pas manquer le prochain épisode et, pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site Internet gowlingwlg.com pour consulter toutes les ressources disponibles sur le sujet.
<Fin de l'enregistrement>