À vos marques : facteurs à considérer lors de la création de votre marque de cannabis

15 octobre 2018

Compte tenu de la légalisation du cannabis récréatif les entreprises de cannabis sont en train de surcharger le registre des marques de commerce du Canada par l’envoi d’une multitude de nouvelles demandes de marques de commerce.

En 2018 seulement, plus de 1 700 demandes de marques de commerce ont été déposées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en lien avec des produits et services contenant les mots « cannabis » ou « marijuana ». Une augmentation majeure, lorsqu’on considère que 847 demandes de ce genre avaient été déposées en 2017.



Cette précipitation à enregistrer des noms, slogans et logos est survenue parallèlement à la diffusion des exigences en matière de marque prévues aux termes de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis. Les entreprises disposent enfin de directives préliminaires en ce qui a trait aux limites strictes qui seront imposées relativement à la sélection et à l’utilisation des marques. Et il s’avère par ailleurs que dans beaucoup de cas, il sera interdit d’utiliser les marques que certaines entreprises tentent tout justement de faire enregistrer.

Outre les restrictions imposées en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis, il faut également tenir compte de la Loi sur les marques de commerce, qui comprend elle-même un régime d’enregistrement prescrivant quelles marques de commerce peuvent être enregistrées au Canada.

Nous présentons ci-dessous des étapes clés qu’il est recommandé aux entreprises de cannabis de suivre afin de choisir et protéger leurs marques de cannabis au Canada.

1. Choisissez un élément de marque

Dans la Loi sur le cannabis le terme « élément de marque » est défini comme suit : « un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque. »

Le choix d’un élément de marque (ou plusieurs) qui différencie votre marque de celle des concurrents est au cœur même d’une stratégie de marque réussie. Si votre marque est distinctive et qu’elle permet de fidéliser les consommateurs envers vous en tant que propriétaire de marque, elle peut devenir l’un des atouts les plus précieux de votre entreprise. En plus de la vaste gamme de techniques déployées par les spécialistes du marketing pour assurer la mise en œuvre d’une stratégie de marque gagnante, on constate que les éléments de marque les plus efficaces possèdent les caractéristiques suivantes : ils sont uniques au sein de l’industrie qui leur est propre, faciles à prononcer, et mémorables. Pensons par exemple, à des marques très connues, comme APPLE, FACEBOOK, IKEA, NIKE et UBER.

Habituellement, une entreprise commence par choisir son nom commercial et son nom de marque et choisit ensuite un logo, un slogan et des noms de produits distinctifs. Le choix de chacun des éléments de marque est souvent un processus créatif et itératif.

Dans le cadre de ce processus, les considérations énoncées ci-après peuvent aider à éliminer certaines options.

2. Pensez à comment votre élément de marque sera affiché dans le cadre des activités de promotion

Le terme « promotion » est défini comme suit dans la Loi sur le cannabis :

« À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette – qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. »

Compte tenu des restrictions imposées en matière de « promotion » aux termes de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis, il est absolument essentiel que vous sachiez clairement si vous serez autorisé ou non à utiliser l’élément (ou les éléments) de marque que vous aurez choisi(s) dans le cadre de vos activités publicitaires et promotionnelles.

À titre d’exemple, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes, au moyen d’attestations ou de témoignages, au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal (réel ou fictif), ou par leur présentation, ou celle d’éléments de marque, d’une manière qui évoque une émotion ou une vision, positive ou négative, d’une façon de vivre – telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace – ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.

Parmi les autres restrictions spécifiques à la promotion qui pourraient influer sur le choix de vos éléments de marque, on compte l’interdiction de promouvoir le cannabis d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, sa valeur, sa quantité, sa composition, sa teneur, sa concentration, sa puissance, sa pureté, sa qualité, son bien-fondé, sa sûreté, son innocuité ou ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

Vous devez donc vous assurer que les éléments de marque que vous entendez utiliser pour promouvoir vos produits du cannabis sont choisis dans le respect des restrictions susmentionnées. Tout dépend bien sûr de la tolérance au risque de votre entreprise, puisqu’il reste à voir comment seront interprétées certaines dispositions ambiguës, comme « attrayante pour les jeunes » et évoquant « une façon de vivre – telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace – ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre ». Nous prévoyons toutefois que ces restrictions seront appliquées par le gouvernement d’une manière semblable à celles des produits du tabac au Canada.

3. Pensez à la façon dont votre élément de marque sera affiché sur l’emballage

Les restrictions relatives à l’emballage et à l’étiquetage prévues dans la Loi sur le cannabis régiront également le choix des éléments de marque.

Certaines restrictions importantes ont une incidence sur les contenants d’emballage des produits du cannabis, y compris l’interdiction d’afficher des éléments ou des images de marque, d’avoir des propriétés métalliques ou fluorescentes dans l’encre, dont des caractéristiques cachées comme une encre thermoactive, un panneau dépliant ou la capacité d’émettre une odeur ou un son. Ces restrictions comportent également des exigences précises en matière de couleur, de finition et de texture.

En ce qui concerne l’étiquetage, de nombreuses restrictions d’affichage s’appliquent également lorsque seuls le nom et un autre élément de marque peuvent être affichés, comme : la fréquence d’affichage, la taille de la surface, le style/taille des caractères, la couleur, les propriétés métalliques, les propriétés fluorescentes, le pigment et la capacité à absorber l’énergie ultraviolette.

Bref, toutes ces restrictions peuvent considérablement entraver la créativité naturelle lors de la conception de l’emballage et de l’étiquetage de tout produit. Elles accroissent également l’importance de choisir un élément de marque qui vous différencie réellement des autres, dans ce qui sera sans doute un marché saturé.

4. Effectuez une vérification de vos marques de commerce

Après avoir établi une courte liste d’éléments de marque reposant sur des stratégies de marketing et respectant les restrictions imposées par la Loi sur le cannabis, il est prudent d’effectuer une vérification afin d’avoir une meilleure idée des risques associés à l’emploi et à l’enregistrement de chacun des éléments de marque de vos produits du cannabis ou de services liés au cannabis. Idéalement, cette vérification permet de repérer les obstacles liés à l’enregistrement avant même d’investir les ressources nécessaires au dépôt et à la poursuite d’une demande de marque de commerce auprès de l’OPIC.

Un agent de marques de commerce ou un avocat spécialisé en marques de commerce peut vous aider à effectuer cette recherche et vérifier si l’élément de marque est disponible et protégeable en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Une vérification approfondie devrait révéler tout obstacle potentiel posé par un tiers quant à l’emploi et à l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada, et permettre de quantifier les risques dans le contexte de l’état général du registre et du marché.

Soulignons également que certaines marques de commerce susciteront des objections inhérentes à l’enregistrement de la part de l’OPIC elle-même, notamment si la marque n’est « principalement » qu’un nom de famille, si elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, ou si elle est interdite par la Loi sur la protection des obtentions végétales.

L’examen des demandes par l’OPIC devrait aussi devenir plus rigoureux lorsque le nouveau régime des marques de commerce entrera en vigueur en 2019, puisque le registraire pourra s’opposer à l’enregistrement d’une marque en se fondant sur le seul fait qu’elle ne présente aucun caractère distinctif. Il importe donc de choisir une marque unique et originale dès le départ.

5. Enregistrez votre marque de commerce

Une fois que vous aurez choisi des éléments de marque qui respectent toutes les restrictions prévues par la loi et que vous aurez obtenu l’autorisation de les enregistrer en tant que marques de commerce, vous devrez impérativement les enregistrer auprès de l’OPIC.

Heureusement, l’éventail de marques enregistrables en vertu de la nouvelle Loi sur les marques de commerce a été élargi pour inclure un mot, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs et les goûts.

L’enregistrement d’une marque de commerce est un actif commercial important : il confirme vos droits, avise le public que vous êtes propriétaire de la marque et vous donne le droit exclusif de l’employer partout au Canada pendant 15 ans (ce délai sera réduit à 10 ans en vertu de la Loi modifiée), sur une base renouvelable. 

L’enregistrement d’une marque de commerce est non seulement un outil essentiel à l’application des lois sur les marques au Canada, mais sert aussi à empêcher l’enregistrement de marques semblables pouvant porter à confusion.

Le cadre législatif entourant les marques de cannabis est effectivement assez complexe, puisque les entreprises doivent tenir compte des exigences de la Loi sur les marques de commerce ainsi que de la Loi sur le cannabis décrites ci-dessus.

Il est nécessaire de se conformer à la Loi sur les marques de commerce pour pouvoir enregistrer une marque de commerce au Canada. Toutefois, au moment de rédiger cet article, nous ne prévoyons pas que l’OPIC s’opposera à l’enregistrement de marques de commerce de cannabis sur la base du non-respect de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis. Bien que nous ne puissions pas exclure que cet argument soit invoqué dans le cadre de procédures d’opposition, la loi n’a tout simplement pas encore évolué sur ce front.

De plus, le nouveau régime canadien des marques de commerce, dont l’entrée en vigueur est prévue au printemps 2019, permettra l’enregistrement de marques qui ne seront pas employées. Si l’on considère les « Autres règles de droit » de la Loi sur le cannabis, qui empêchent les procédures d’annulation pour non-emploi en raison du respect de la Loi, on s’attend à ce que le registre des marques soit saturé.

La valeur d’une marque de commerce enregistrée qui ne peut pas être employée peut résider uniquement dans une optique défensive, ou encore s’inscrire dans une stratégie de marque internationale plus vaste.

Au final, les entreprises seront récompensées pour leur sélection et leur planification minutieuses de leurs marques de cannabis, ce qui leur permettra de créer des éléments de marque puissants et conformes à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur le cannabis. Ceci devrait faciliter l’enregistrement et l’application des droits de ces importante


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