Le 25 septembre 2019, la Cour fédérale du Canada a publié la première décision interprétant la portée du nouvel article 53.1 de la Loi sur les brevets. Aux termes de cette disposition législative, il est possible de se référer à l'historique du dossier d'un brevet (principalement constitué de la correspondance échangée entre un breveté et un bureau des brevets durant la poursuite d'une demande de brevet) pour réfuter les déclarations d'un breveté quant à l'interprétation des revendications d'un brevet.
Dans le cadre de cette affaire, il était question de déterminer les circonstances dans lesquelles la nouvelle disposition s'applique aux dossiers liés à des demandes de brevets déposées dans des pays étrangers, de même qu'aux demandes déposées au Canada.
Comme nous le démontrons plus bas, la décision de la Cour vient souligner l'importance accrue, dans le cadre du nouveau régime de brevets au Canada, de procéder stratégiquement lors des communications avec le bureau des brevets, plus précisément, à l'étape de la poursuite de la demande. En outre, cet arrêt devrait également donner matière à réflexion aux éventuels brevetés lorsque ceux-ci songent à citer les résultats d'une demande de brevets déposée dans un pays étranger en vue d'accélérer la poursuite d'une demande au Canada.
Dans Canmar Foods Ltd. v TA Foods Ltd., 2019 FC 1233, une décision portant sur une requête en jugement sommaire déposée par le défendeur TA Foods Ltd, le juge Manson s'est penché sur la portée de l'admissibilité au sens de l'article 53.1, particulièrement en lien avec l'historique de demandes déposées dans des pays étrangers.
Le juge Manson a affirmé que le libellé de l'article 53.1 vise uniquement les communications entre le breveté et le Bureau canadien des brevets et qu'il devrait généralement être appliqué dans ce contexte. Toutefois, après avoir reconnu que l'interprétation téléologique nécessite que l'on tienne compte non seulement des revendications et de la divulgation mais aussi du fondement de modifications intentionnelles, la Cour a affirmé ce qui suit : « Ignorer les mentions portant sur l'historique d'une demande de brevet déposée aux États-Unis ainsi que les modifications ajoutées aux revendications canadiennes afin de réfuter les objections sur la nouveauté et l'évidence dans le cadre de la poursuite d'une demande aboutirait à affaiblir l'intention et l'effet de l'article 53.1 » (par. 71) [traduction].
Pour éviter d'ouvrir la proverbiale boîte de Pandore, le juge Manson a pris soin de restreindre l'applicabilité de l'article 53.1, en précisant que celui-ci prévoit l'examen de demandes déposées à l'étranger uniquement dans des circonstances extraordinaires compatibles avec les réalités du processus de poursuite de demandes au Canada. À cet égard, il mentionne ce qui suit au paragraphe 74 de la décision : « On parle de circonstances extraordinaires lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le breveté reconnaît que les revendications ont été modifiées de sorte qu'elles soient essentiellement identiques aux revendications présentées dans un autre pays, et le breveté avoue que les modifications ont limité la portée des revendications, le but étant de les rendre nouvelles et non évidentes » [traduction]. Cette interprétation tient compte de l'effet recherché de l'article 53.1 de la Loi sur les brevets (par. 77).
TA Foods, qui a obtenu gain de cause dans le cadre de cette requête en jugement sommaire, a été représentée par Patrick Smith, Jeffrey Coles et Sarah Li de chez Gowling WLG.