Cet article a d'abord été publié le 10 juin 2022 et a été mis à jour le 24 novembre de la même année afin de refléter certaines des modifications apportées aux Règles sur les brevets qui sont maintenant en vigueur.

Dans un article précédent, nous avions traité des modifications aux Règles sur les brevets au Canada. Celles-ci sont maintenant entrées en vigueur et s'appliqueront à toutes les demandes pour lesquelles une requête d'examen a été déposée le 3 octobre 2022 ou après cette date.

Dans le présent article, nous passerons en revue quelques-uns des changements maintenant en vigueur ainsi que leurs répercussions possibles sur la poursuite des demandes de brevets et les stratégies y afférentes.

Rapports d'examen et requêtes pour la poursuite de l'examen

Pratique antérieure :

Antérieurement, il n'existait aucune limite quant au nombre de rapports d'examen (lettres officielles) pouvant être émis avant que l'examen n'aboutisse à une acceptation ou à une décision finale. Les demandeurs n'étaient pas non plus tenus de déposer de requête pour la poursuite de l'examen de leurs demandes au-delà d'un nombre donné de rapports d'examen.

L'ancien mécanisme pour la reprise de la poursuite d'une demande de brevet après délivrance d'un avis d'acceptation (p. ex., pour ajouter de nouvelles revendications) consistait à demander le retrait dudit avis.

Nouvelle pratique :

Les modifications aux Règles sur les brevets introduisent une pratique d'examen qui limite le nombre de rapports d'examen pouvant être émis à différents stades de la poursuite avant que l'examen ne prenne fin. Et si l'examen doit se poursuivre, de nouvelles taxes d'examen doivent être payées.

Plus précisément, les demandeurs peuvent recevoir un maximum de trois rapports d'examen, après dépôt de la requête en examen. S'ils souhaitent faire poursuivre l'examen de leur demande après trois rapports d'examen, les demandeurs doivent déposer une requête pour la poursuite de l'examen. Les frais d'une telle requête sont les mêmes que pour une requête en examen, lesquels s'élèvent actuellement à 816 $ CA ou 408 $ CA pour une petite entité.

Une fois leur requête pour la poursuite de l'examen déposée et la taxe payée, les demandeurs peuvent obtenir un maximum de deux autres rapports d'examen avant que l'examen ne prenne fin à nouveau. À ce stade, ils peuvent ensuite déposer une autre requête pour la poursuite de l'examen et obtenir un maximum de deux autres rapports d'examen, et ainsi de suite.

Une fois qu'un examinateur rend une décision finale, l'examen prend fin et les demandeurs peuvent interjeter appel à la Commission d'appel des brevets.

L'examen prend également fin si un avis d'acceptation simple ou conditionnel (voir les explications ci-dessous) est délivré pendant le processus d'examen. Pour relancer le traitement de la demande à cette étape, les demandeurs doivent déposer une requête pour la poursuite de l'examen et payer la taxe prescrite.

Les exigences relatives à la pratique pour la poursuite de l'examen et à la requête pour la poursuite de l'examen ne s'appliquent pas à l'examen des demandes de brevets pour lesquelles une requête en examen a été déposée et les taxes applicables ont été payées avant le 3 octobre 2022.

Toutefois, une exception est permise lorsqu'un avis d'acceptation simple ou conditionnel a été délivré. Le cas échéant, peu importe la date à laquelle une requête d'examen a été déposée, une requête en rétablissement de l'examen doit être déposée pour que le traitement de la demande puisse être relancé. Après le dépôt d'une requête en rétablissement pour relancer le traitement d'une demande, les procédures relatives à la poursuite de l'examen s'appliquent et le demandeur pourra recevoir jusqu'à deux rapports d'examen additionnels avant que l'examen ne cesse à nouveau.

Points importants à noter :

En ce qui concerne les demandes pour lesquelles une requête en examen est déposée après le 3 octobre 2022, les demandeurs peuvent envisager des modifications et d'autres stratégies pour éviter les rapports d'examen inutiles, à la lumière des nouvelles exigences concernant les requêtes pour la poursuite de l'examen.

Taxe sur les revendications excédentaires

Pratique antérieure :

Antérieurement, le Canada n'imposait aucune taxe sur les revendications excédentaires.

Nouvelle pratique :

Les modifications aux Règles sur les brevets introduisent une taxe sur les revendications excédentaires lorsqu'une demande de brevet compte plus de 20 revendications. Cette taxe s'élève à 100 $ CA par revendication excédant la limite de 20, ou à 50 $ CA pour les petites entités. Il y a lieu de noter qu'une revendication dépendante qui inclut le renvoi à plusieurs autres revendications compte pour une seule revendication, ce qui permet aux demandeurs de modifier leurs demandes de manière à éviter la taxe tout en gardant la même portée des revendications.

La taxe sur les revendications excédentaires est calculée au moment du dépôt de la requête d'examen, puis recalculée au moment du paiement de la taxe finale. Plus exactement, c'est au moment de la requête d'examen que les demandeurs doivent payer pour chaque revendication excédant la limite de 20. Lors du paiement de la taxe finale, ils doivent payer pour chaque revendication excédant la limite de 20 comprise dans la demande, et ce, en tout temps entre la requête d'examen et le paiement de la taxe finale qui n'avait pas encore été payée au moment du dépôt de la requête d'examen.

La taxe de revendication excédentaire ne s'applique pas à l'examen des demandes de brevets pour lesquelles une requête en examen a été déposée et les taxes applicables payées avant le 3 octobre 2022.

Points importants à noter :

En ce qui a trait aux demandes comportant une requête d'examen déposée après le 3 octobre 2022, diverses méthodes peuvent être employées pour éviter la taxe sur les revendications excédentaires au moment du dépôt de la requête d'examen et de la poursuite des demandes : présenter des revendications dépendantes qui incluent le renvoi à plusieurs autres revendications, déposer des demandes divisionnaires et présenter les revendications déposées à l'étranger.

Avis d'acceptation conditionnelle

Pratique antérieure :

Antérieurement, l'avis d'acceptation conditionnelle n'existait pas au Canada. Dans certains cas d'irrégularités mineures, l'examinateur pouvait discuter par téléphone avec l'agent de brevets pour demander le dépôt d'une modification volontaire corrigeant ces irrégularités et ainsi éviter que soit émis un nouveau rapport d'examen.

Nouvelle pratique :

Les modifications aux Règles sur les brevets introduisent dorénavant un avis d'acceptation conditionnelle qui informera les demandeurs de l'état conditionnel de l'acceptation, en mentionnant toutefois la nécessité d'apporter des corrections à certaines irrégularités mineures dans un délai précis et le fait que le paiement de la taxe finale est requis au même moment. Tel que mentionné auparavant, l'avis d'acceptation conditionnelle met fin à l'examen.

Suite à la réponse des demandeurs à un avis d'acceptation conditionnelle, si l'examinateur juge que la demande n'est pas admissible, l'avis sera retiré, le paiement de la taxe finale, remboursé, et l'examen se poursuivra, sous réserve des exigences relatives à la requête pour la poursuite de l'examen et du nombre de rapports d'examen ayant été émis.

Point important à noter :

L'avis d'acceptation conditionnelle sert à éviter les échanges multiples entre examinateurs et demandeurs, et permet à ces derniers de corriger les irrégularités et de payer la taxe finale en même temps.

Conclusion

Les modifications aux Règles sur les brevets affecteront la poursuite des demandes de brevets au Canada; elles introduiront une taxe sur les revendications excédentaires, le recours aux requêtes pour les poursuites d'examen et les restrictions s'y rattachant en matière de rapports d'examen, ainsi que le recours à l'avis d'acceptation conditionnelle. Le Canada demeure donc un pays convivial pour les demandeurs de brevets qui se prévalent proactivement de stratégies adéquates pour éviter la taxe de revendication excédentaire et les requêtes pour la poursuite de l'examen, et ces derniers pourront profiter d'un processus d'examen simplifié.

Chez Gowling WLG, nos agents et agentes de brevets sont à même de vous renseigner sur les modifications aux Règles sur les brevets et de vous proposer des stratégies abordables et gagnantes pour la poursuite de demandes et la protection par brevets.

Veuillez communiquer avec l'un de nos agents de brevets chez Gowling WLG pour discuter des stratégies adaptées à vos demandes.