Un vent de changement : comprendre les récentes modifications aux Règles sur les brevets du Canada

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10 juin 2022

Depuis longtemps, le Canada est reconnu comme un pays convivial pour les demandeurs de brevets. Alors que le pays s’apprête à instaurer un régime visant à ajuster la durée des brevets aux termes de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), les Règles sur les brevets seront modifiées afin de simplifier le processus d’examen et ainsi éviter les retards inutiles.



Dans un article précédent, nous avions traité des modifications proposées aux Règles sur les brevets qui sont maintenant enregistrées. Ces nouvelles Règles modifiant les Règles sur les brevets entreront en vigueur le 1er juillet 2022 quant à la mise à jour des exigences liées à la forme du listage des séquences; les autres modifications entreront en vigueur le 3 octobre 2022. Dans le présent article, nous nous attarderons à quelques-uns des changements proposés ainsi qu’à leurs répercussions possibles sur la poursuite des demandes de brevets et les stratégies afférentes.

Rapports d’examen et requêtes pour la poursuite de l'examen

Pratique actuelle:

Aucune limite ne s’applique au nombre de rapports d’examen (lettres officielles) pouvant être émis avant que l’examen n’aboutisse à une acceptation ou à une décision finale. Les demandeurs ne sont pas non plus tenus de déposer de requête pour la poursuite de l'examen de leurs demandes au-delà d’un nombre donné de rapports d’examen.

Le mécanisme actuel pour la reprise de la poursuite d’une demande de brevet après délivrance d’un avis d’acceptation (p. ex., pour ajouter de nouvelles revendications) consiste à demander le retrait dudit avis.

Nouvelle pratique:

Les modifications aux Règles sur les brevets introduisent une pratique d'examen qui limite le nombre de rapports d'examen pouvant être émis à différents stades de la poursuite avant que l'examen ne prenne fin. Et si l'examen doit se poursuivre, de nouvelles taxes d’examen doivent être payées.

Plus précisément, les demandeurs peuvent recevoir un maximum de trois rapports d’examen, après dépôt de la requête en examen. S’ils souhaitent faire poursuivre l’examen de leur demande après trois rapports d’examen, les demandeurs doivent déposer une requête pour la poursuite de l'examen. Les frais d’une telle requête sont les mêmes que pour une requête en examen, lesquels s’élèvent actuellement à 816 $ CA ou 408 $ CA pour une petite entité.

Une fois leur requête pour la poursuite de l'examen déposée et la taxe payée, les demandeurs peuvent obtenir un maximum de deux autres rapports d’examen avant que l’examen ne prenne fin à nouveau. À ce stade, ils peuvent ensuite déposer une autre requête pour la poursuite de l'examen et obtenir un maximum de deux autres rapports d’examen, et ainsi de suite.

Une fois qu’un examinateur rend une décision finale, l’examen prend fin et les demandeurs peuvent interjeter appel à la Commission d’appel des brevets.

Un examen prend également fin si un avis d’acceptation simple ou conditionnel (voir les explications ci-dessous) est délivré pendant le processus d’examen. Pour relancer le traitement de la demande à cette étape, les demandeurs doivent déposer une requête pour la poursuite de l'examen et payer la taxe prescrite.

Les exigences relatives à la pratique pour la poursuite de l'examen et à la requête pour la poursuite de l'examen ne s'appliqueront pas à l'examen des demandes de brevets pour lesquelles une requête en examen a été déposée et les taxes applicables payées avant le 3 octobre 2022.

Constat:

Les demandeurs ont intérêt à déposer une requête d’examen dans leurs demandes de brevets actuelles ainsi qu’à déposer leurs nouvelles demandes et demandes divisionnaires, et à déposer une requête d’examen avant le 3 octobre 2022.

Pour les demandes pour lesquelles une requête en examen est déposée après le 3 octobre 2022, les demandeurs peuvent envisager des modifications et d’autres stratégies pour éviter les rapports d’examen inutiles, à la lumière des nouvelles exigences concernant les requêtes pour la poursuite de l'examen.

Taxe sur les revendications excédentaires

Pratique actuelle:

À l’heure actuelle, le Canada n’impose aucune taxe sur les revendications excédentaires.

Nouvelle pratique:

Les modifications aux Règles sur les brevets introduisent une taxe sur les revendications excédentaires lorsqu’une demande de brevet compte plus de 20 revendications. Cette taxe s’élève à 100 $ CA par revendication excédant la limite de 20, ou à 50 $ CA pour les petites entités. Il y a lieu de noter qu’une revendication dépendante qui inclut le renvoi à plusieurs autres revendications compte pour une seule revendication, ce qui permet aux demandeurs de modifier leurs demandes de manière à éviter la taxe tout en gardant la même portée des revendications.

La taxe sur les revendications excédentaires est calculée au moment du dépôt de la requête d’examen, puis recalculée au moment du paiement de la taxe finale. Plus exactement, c’est au moment de la requête d’examen que les demandeurs doivent payer pour chaque revendication excédant la limite de 20. Lors du paiement de la taxe finale, ils doivent payer pour chaque revendication excédant la limite de 20 comprise dans la demande, et ce, en tout temps entre la requête d’examen et le paiement de la taxe finale qui n’avait pas encore été payée au moment du dépôt de la requête d’examen.

La taxe de revendication excédentaire ne s'appliquera pas à l'examen des demandes de brevets pour lesquelles une requête en examen a été déposée et les taxes applicables payées avant le 3 octobre 2022.\

Constat:

Les demandeurs ont intérêt à déposer une requête en examen pour des demandes de brevets en cours de même qu’à déposer de nouvelles demandes, demandes divisionnaires et requêtes d’examen avant le 3 octobre 2022.

En ce qui a trait aux demandes comportant une requête d’examen déposée après le 3 octobre 2022, diverses méthodes peuvent être employées pour éviter la taxe sur les revendications excédentaires au moment de la requête d’examen et de la poursuite des demandes : présenter des revendications dépendantes qui incluent le renvoi à plusieurs autres revendications, déposer des demandes divisionnaires et présenter les revendications déposées à l’étranger.

Avis d’acceptation conditionnelle

Pratique actuelle:

Pour le moment, l’avis d’acceptation conditionnelle n’existe pas au Canada. Dans les cas d’irrégularités mineures, l’examinateur peut discuter par téléphone avec l’agent de brevets pour demander de déposer une modification volontaire corrigeant ces irrégularités et ainsi éviter la production d’un nouveau rapport d’examen.

Nouvelle pratique:

Les modifications aux Règles sur les brevets introduisent dorénavant un avis d’acceptation conditionnelle qui informe les demandeurs de l’état conditionnel de l’acceptation, mais qui identifie des irrégularités mineures à corriger et le fait de devoir payer la taxe finale au même moment. Tel que mentionné auparavant, l’avis d’acceptation conditionnelle met fin à l’examen.

Suite à la réponse des demandeurs à un avis d'acceptation conditionnelle, si l'examinateur juge que la demande n'est pas admissible, l'avis sera retiré, le paiement de la taxe finale remboursé et l'examen se poursuivra, sous réserve des exigences de la requête pour la poursuite de l'examen et du nombre de rapports d'examen reçus.

Les dispositions relatives aux avis d’acceptation conditionnelle n’entreront pas en vigueur avant le 3 octobre 2022.

Constat:

L’avis d’acceptation conditionnelle sert à éviter les échanges multiples entre examinateurs et demandeurs, et permet à ces derniers de corriger les irrégularités et de payer la taxe finale en même temps.

Prochaines étapes

Les modifications aux Règles sur les brevets affecteront la poursuite des demandes de brevets au Canada; elles introduiront une taxe sur les revendications excédentaires, le recours aux requêtes pour les poursuites d'examen et les restrictions correspondantes en matière de rapports d’examen, ainsi que le recours à l’avis d’acceptation conditionnelle. Le Canada demeure donc un pays convivial pour les demandeurs de brevets qui se prévalent proactivement de stratégies adéquates pour éviter la taxe de revendication excédentaire et les requêtes pour la poursuite de l'examen, et ils peuvent profiter d’un processus d’examen simplifié.

Dans un premier temps, nous recommandons aux demandeurs de brevets de faire ce qui suit avant le 3 octobre 2022 :

1. Déposer une requête d’examen dans leurs demandes actuelles;

2. Déposer les demandes (ou celles qui entrent en phase nationale par l’entremise du Traité de coopération [PCT]) au Canada et effectuer une requête d’examen; et

3. Déposer des demandes divisionnaires et déposer une requête d’examen.

Veuillez communiquer avec un agent de brevets chez Gowling WLG pour discuter des stratégies adaptées à vos demandes.

Chez Gowling WLG, nos agents de brevets sont à même de vous renseigner sur les modifications aux Règles sur les brevets et de vous proposer des stratégies abordables et gagnantes de poursuite de demandes et de protection par brevets.


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