Alors que l'avènement de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) approche, les subtilités de son fonctionnement se précisent. Nos experts en propriété industrielle vous précisent ici la structure et le rôle du nouveau tribunal, et apportent quelques précisions relatives à la procédure de dérogation (opt out) qui s'offre aux titulaires de brevets européens, de certificats complémentaires de protection (CCP) et aux demandeurs de brevets. Le déroulement de la procédure de dérogation (opt out), ses conséquences et la manière d'adhérer à la JUB ultérieurement seront évoqués.
Le présent article couvrira les sujets suivants :
En quoi consiste la dérogation (opt out) et pourquoi est-elle importante ?
- La procédure de dérogation (opt out) est une procédure à laquelle peuvent recourir les titulaires de brevets européens ou de CCP et les demandeurs de brevet aux termes de l'article 83, paragraphe 3, de l'Accord relatif à la JUB.
- Elle est disponible au cours des sept premières années suivant l'ouverture de la JUB (la « période transitoire ») et pourrait être étendue de sept années supplémentaires.
- Elle a pour effet de soustraire le brevet concerné de la compétence de la JUB. Les tribunaux nationaux continueront alors d'avoir compétence exclusive, comme c'est le cas à présent.
- Si un brevet ne fait pas l'objet d'une dérogation (opt out) au cours de la période transitoire, il est toujours susceptible de faire l'objet d'un litige devant les juridictions nationales, et pourrait également faire l'objet d'un litige devant la JUB. La décision rendue par un tribunal national n'aura d'effet que pour la partie du brevet européen qui désigne ce pays, alors qu'une décision de la JUB s'appliquera à toutes les pays désignés par le brevet signataires de l'Accord relatif à la JUB.
- La dérogation (opt out) se poursuit toute la durée du brevet. Si aucun litige n'a été entamé devant les tribunaux nationaux des États parties à l'Accord relatif à la JUB au cours de la période suivant l'ouverture de la JUB, la dérogation (opt out) peut être annulée et le brevet pourra alors à tout moment être soumis au système de la JUB (aucune nouvelle dérogation (opt out) ne pourra en revanche plus être sollicitée pour ce brevet).
- À l'expiration de la période transitoire, plus aucune procédure ne pourra être introduite devant les tribunaux nationaux des États membres à l'AJUB pour les brevets européens n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation. Dès lors, la JUB aura compétence exclusive pour connaître ces procédures.
- Les procédures devant la JUB ont l'avantage que tout action sera automatiquement applicable à tous les États signataires de l'accord relatif à la JUB. Elles ont en revanche pour inconvénient que toute décision concluant à l'absence de contrefaçon ou à la nullité du brevet sera également applicable dans tous les États signataires de l'Accord relatif à la JUB. Les brevets n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation (opt out) pourraient donc constituer une cible économique pour quiconque souhaiterait contester leur validité devant la JUB plutôt que devant chacune des juridictions nationales des Etats désignés par le brevet.
- On ignore encore si l'introduction d'un litige devant la JUB aura d'autres avantages et inconvénients. La réponse dépendra de la façon dont la JUB appliquera les règles de procédure qui régissent son fonctionnement, ainsi que de sa jurisprudence en matières procédurale et indemnitaire.
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À quel moment peut-on recourir à la procédure de dérogation (opt out) ?
Il est à tout moment possible de demander une dérogation, et ce jusqu'à un mois avant la fin de la période transitoire.
Il y aura en outre une période précédant l'ouverture de la JUB, dite de « Sunrise period », pendant laquelle la JUB ne sera pas encore effective (aucune action ne pourra donc être introduite) mais durant laquelle il sera possible d'obtenir des dérogations (opt out). L'objectif est de permettre aux titulaires de brevets d'obtenir des dérogations (opt out) pour des brevets qui, autrement, risqueraient d'être contestés dès le lancement de la JUB.
La Sunrise period durera trois mois et débutera le mois suivant la ratification par l'Allemagne de l'Accord relatif à la JUB, déjà approuvée par le législateur allemand. La JUB ouvrira dès l'expiration de cette période. L'Allemagne ne déposera pas son instrument de ratification tant que tous les préparatifs ne seront pas finalisés (y compris, par exemple, le système informatique, les installations et les nominations des juges). Les préparatifs pourraient être terminés à tout moment à compter de l'automne 2022.
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Qui peut obtenir une dérogation (opt out) ?
Un brevet ne peut faire l'objet d'une dérogation (opt out) que si tous ses titulaires agissent de concert. Il est impossible de déroger à la JUB pour seulement quelques pays désignés. Le portefeuille de brevet que constitue un brevet européen doit être traité comme un tout pour ce qui concerne les États signataires de l'Accord relatif à la JUB.
Ainsi, si l'une des désignations couvrant un État partie à l'Accord relatif à la JUB a été transférée à un autre titulaire, l'accord de ce dernier est requis pour que le brevet déroge à la compétence de la JUB.
Le greffe de la JUB ne connaît pas l'identité des titulaires d'un brevet. Il serait donc possible qu'une demande de dérogation soit déposée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire. La dérogation n'aurait pas d'effet dans un tel cas (et serait susceptible d'engager la responsabilité de son auteur).
C'est pourquoi une procédure a été mise en place pour que le greffe apporte des corrections si une demande de dérogation (ou le retrait d'une dérogation) a été déposée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire.
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Quels sont les avantages et les inconvénients d'une dérogation (opt out) ?
Lorsque l'on met en balance les avantages et les inconvénients du recours à la procédure de dérogation, il est important d'avoir à l'esprit que, pendant la période transitoire, le titulaire du brevet tout comme les tiers peuvent choisir d'entamer des procédures devant la JUB ou devant les tribunaux nationaux.
La conséquence immédiate de la dérogation est que le brevet en cause échappe à la compétence de la JUB. Cette dérogation maintient donc (ou restaure) la situation antérieure à l'entrée en vigueur de la JUB. Ainsi, un tiers ne peut introduire une action en nullité ni solliciter une déclaration de non-contrefaçon devant la JUB. Il ne pourra le faire que devant les juridictions nationales des États désignés par le brevet. Si la dérogation a été déposée pendant la Sunrise period, le risque de voir une action introduite devant la JUB est totalement écarté.
Lorsque, la période transitoire expirera (dans sept ans), il ne sera plus possible de solliciter une dérogation et les juridictions nationales ne pourront plus connaître des actions relatives à des brevets européens qui n'ont pas fait l'objet d'une dérogation. La dérogation garantit donc la compétence des juridictions nationales pour toute la durée de vie du brevet.
Toutefois, il sera dans l'intervalle possible de revenir sur cette dérogation et de redonner compétence à la JUB pour connaître dudit brevet, à condition qu'aucune instance n'ait été introduite devant les juridictions nationales . Ledit brevet ne pourra en revanche plus faire l'objet d'une nouvelle dérogation.
Il est donc préférable de procéder à la dérogation le plus tôt possible afin de ne pas manquer l'expiration de la période transitoire. Il doit à cet égard être noté que les demandes de brevets peuvent aussi faire l'objet d'une dérogation.
L'un des désavantages de la dérogation est qu'elle prend du temps et entraîne des coûts relatifs à l'analyse du portefeuille de brevets, à la détermination des brevets qui devraient faire l'objet d'une dérogation, et à la mise en œuvre de ces dernières. Consultez notre liste de vérifications ci-dessous, précisant les étapes requises. Un autre inconvénient est qu'un tiers pourrait faire en sorte qu'un brevet soit à tout jamais exclu de la compétence de la JUB en engageant une action devant une juridiction nationale, ce qui empêcherait le titulaire de retirer sa dérogation.
Quelles démarches un titulaire d'un brevet européen devrait-il dès à présent entreprendre ?
Tout titulaire de brevet européen doit attentivement évaluer ce que son brevet protège et quelle est son utilité pour son activité. Certaines entreprises sont titulaires d'un grand nombre de brevets, d'autres en ont peu. Certains brevets ont plus d'importance que d'autres en sein d'une entreprise. Certaines entreprises ont l'habitude de faire valoir leurs brevets devant les juridictions, lorsque cela est nécessaire, tandis que d'autres sont néophytes en la matière. Certains brevets sont concédés sous licence à des tiers ou sont détenus par des plusieurs titulaires. En somme, il existe mille et une façons d'exploiter des brevets.
Une fois cela compris, un titulaire de brevet doit déterminer s'il préfère qu'à l'avenir, les litiges relatifs à son titre soient soumis à la JUB, quand bien même il puisse être difficile de répondre à cette question avant de connaître son fonctionnement. La réponse à cette question décidera du recours à la procédure de dérogation (opt out), puisqu'un brevet soumis à cette procédure échappe à la compétence de la JUB.
Un titulaire de brevet doit ensuite se demander si ses concurrents, ou des tiers intéressés par souscrire une licence, pourraient vouloir contester son brevet devant la JUB, ce dont la procédure de dérogation (opt out) qui s'ouvrira lors de la Sunrise period lui permettra de se prémunir.
Dans le cas d'un brevet sous licence, le titulaire de brevet doit se demander ce que souhaite faire le titulaire de licence, et aussi quels effets une action introduite devant la JUB pourrait avoir sur la licence. Dans le cas de figure où le brevet fait l'objet de nombreuses licences, le choix le plus sûr serait de déroger à la compétence de la JUB.
En ce qui concerne les brevets détenus par plusieurs titulaires, tous doivent s'entendre sur la marche à suivre. Y parvenir à temps pour déroger à la compétence de la JUB pendant la Sunrise period nécessite d'agir sans plus tarder.
Le titulaire d'un important portefeuille de brevets, ou un titulaire habitué aux litiges, peut souhaiter obtenir des dérogations pour certains brevets tout en en laissant d'autres à la compétence de la JUB afin d'évaluer les différentes options. Certains titulaires pourraient souhaiter laisser leurs brevets à la compétence de la JUB du fait de leur intention de saisir cette juridiction dès son ouverture, et ce afin de contribuer au développement de sa procédure et des modalités de réparation du préjudice.
Pour obtenir des informations sur la procédure de dérogations (opt out), consultez notre liste de vérifications ci-dessous.
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Est-il possible d'obtenir une dérogation pour les brevets unitaires ?
Le brevet unitaire offre une nouvelle alternative au brevet européen classique pour les États ayant ratifié l'Accord relatif à la JUB. Il deviendra accessible lorsque l'Accord entrera en vigueur au cours du quatrième mois suivant le dépôt par l'Allemagne de son instrument de ratification. L'Office européen des brevets (OEB) acceptera les demandes de désignation de brevet unitaire à compter de la date du dépôt par l'Allemagne de son instrument de ratification. Pour des renseignements supplémentaires, consultez notre description du brevet unitaire ici.
Les procédures relatives à un brevet unitaire ne pourront être entamées que devant la JUB et non devant les juridictions nationales. En conséquence, les brevets unitaires ne peuvent faire l'objet d'une dérogation à la compétence de la JUB.
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Comment puis-je obtenir une dérogation pour un brevet européen ? Voir notre checklist à l'attention des propriétaires de brevets européens
- Déterminez l'ensemble des brevets européens pour lesquels vous souhaitez obtenir une dérogation (consultez notre guide au sujet des brevets pour lesquels il est souhaitable d'obtenir une dérogation). Veuillez noter que cela peut comprendre les demandes en cours d'examen.
- Déterminez toutes les désignations des brevets européens en cause (pas juste les États membres de l'UE).
- Vérifiez si certaines désignations ont fait l'objet d'un certificat complémentaire de protection (CCP). Le CCP dérogera en même temps que la désignation.
- Vérifiez qui est titulaire de chacune des désignations et des éventuels CCP. Ne vous fiez pas aux registres des offices des brevets. Vérifiez vos propres dossiers. La demande de dérogation doit être présentée par tous les titulaires actuels des brevets et CCP désignés. Autrement, elle n'aura aucun effet du titre.
- Vérifiez si tous les autres titulaires souhaitent prendre part à une demande de dérogation (veuillez noter que vous devrez obtenir leur autorisation écrite pour que vous ou votre mandataire puissiez agir en leur nom).
- Si l'un des cotitulaires refuse de déroger à la compétence de la JUB, considérez toutes les options car vous serez incapable d'obtenir une dérogation sans son accord.
- Vérifiez également si l'une des désignations est sous licence, et tenez compte des mesures supplémentaires à prendre si tel est le cas (les titulaires de licence ne peuvent pas décider de déroger à la compétence de la JUB mais vous devriez tenir compte de l'impact commercial qu'une dérogation pourrait avoir sur l'activité d'un licencié et en discuter préalablement avec lui).
- Vous êtes maintenant prêt à obtenir une dérogation à la compétence de la JUB pour le brevet concerné dans son ensemble. Inscrivez-vous auprès du greffe en ligne de la JUB et lisez les informations relatives aux demandes de dérogation qui s'y trouvent. La procédure est régie par la règle 5 des Règles de procédure.
- Le site du greffe offre des modèles de formulaire de demande et d'autorisation d'un mandataire afin de permettre à ce dernier d'obtenir une dérogation en votre nom. Le site n'est pas encore fonctionnel, mais les projets de modèles se retrouvent ici (en anglais seulement)
- Mandat pour le dépôt d'une demande de dérogation/pour retirer une dérogation/pour corriger une dérogation/pour corriger le retrait d'une dérogation au sens de la règle 5 des Règles de procédure de la JUB
- Modèle de demande de dérogation
- Nous vous recommandons de suivre ces étapes avant l'éventuelle ruée qui surviendra à l'ouverture de la Sunrise period (voir nos conseils concernant l'effet et l'échéancier de la Sunrise period). Veuillez également noter que la Sunrise période ne durera que trois mois, après quoi vos brevets européens pourront être contestés devant la JUB, et qu'une dérogation n'a pas d'effet avant son inscription au registre.
- Bonne nouvelle : tout cela est gratuit!
Nous vous invitons à contacter notre équipe pour toute question ou à prendre contact avec Gordon Harris.
En plus, notre centre d'information sur la JUB et le brevet unitaire offre davantage de conseils et de renseignements.