Renseignements confidentiels, savoir-faire et secrets commerciaux : L’importance de la définition dans l’évaluation de la valeur

Par Natalia Thawe et Anita Nador, avec la contribution de Matt Hervey (Royaume-Uni), de Vivian Wei Cheng* (Singapour) et de Vivian Desmonts (Chine).

* Vivian Wei Cheng est une avocate spécialiste des brevets qui travaille au cabinet JurisAsia LLC, avec lequel Gowling WLG a une association exclusive.

Qu'est-ce qu'un savoir-faire? Qu'est-ce qu'un secret commercial? Un savoir-faire est-il toujours un secret commercial? Tous les savoir-faire sont-ils confidentiels? Où ces termes se situent-ils dans le vaste régime encadrant les renseignements exclusifs qu'on appelle communément la propriété intellectuelle (PI)?

Les termes « renseignement confidentiel », « secret commercial » et « savoir-faire » sont couramment – et à tort – employés comme des synonymes. Pour les entreprises, cela se traduit fréquemment par de la confusion et par des occasions ratées d'optimiser la valeur des actifs de PI. Pour les organisations cherchant à recenser, à protéger et à évaluer leurs actifs incorporels, idéalement dans le cadre d'une stratégie intégrée de PI, il est en effet crucial de commencer par comprendre comment ces termes se définissent, dans quelle mesure leurs sens se recoupent et comment chacun est traité en droit. Aux fins de contrats, les définitions peuvent être adaptées à l'industrie ou au secteur d'activité concerné, mais les notions générales sont les suivantes :

• Un renseignement confidentiel est un renseignement qui n'est pas du domaine public, qui peut ou non avoir une valeur commerciale, qui est communiqué en toute confidentialité et qui est raisonnablement protégé.  

• Un secret commercial (aussi appelé « secret industriel » ou « secret d'affaires ») est un type spécifique de renseignement confidentiel qui a une valeur économique réelle ou potentielle et/ou qui confère un avantage concurrentiel de par sa nature secrète et dont le propriétaire fait des efforts raisonnables pour maintenir la nature secrète. Cette définition s'aligne sur celles qu'énoncent les lois du Canada, des États-Unis, de l'Europe et de la Chine ainsi que des traités internationaux, de même que sur la définition de la common law applicable à Singapour.^[1]
• Un savoir-faire, contrairement aux renseignements confidentiels et aux secrets commerciaux, peut ou non être confidentiel. Ce terme englobe des compétences et d'autres types de connaissances, souvent acquises avec l'expérience, qui confèrent un avantage à la personne qui les utilise ou à l'entité qui les contrôle ou les possède (comme pour les secrets commerciaux). Un savoir-faire n'est pas nécessairement confidentiel, mais la mesure dans laquelle il est connu d'autrui et l'avantage qu'il procure à celui qui en prend connaissance influent directement sur sa valeur.

Il est donc important, dans l'évaluation de la valeur d'une entreprise ou d'une technologie, de bien comprendre la distinction entre « renseignement confidentiel », « secret commercial » et « savoir-faire » et de savoir comment désigner et traiter chaque type d'information. La loi économique de l'offre et de la demande illustre parfaitement la chose. Si une seule entreprise (plutôt que deux, ou plutôt que dix, etc.) sait fabriquer un objet, peut vendre un objet ou peut fournir un service à un moment donné, pour un coût donné, avec une qualité donnée et pour une fin donnée et que l'objet ou le service suscite une demande, il y aura souvent corrélation avec la valeur potentielle des renseignements. L'effort requis pour obtenir les renseignements ou les connaissances entrera aussi en ligne de compte.

Figure 1 - Comment s'assemblent les pièces du casse-tête?

Comme le montre la figure 1, si tous les secrets commerciaux comprennent intrinsèquement des renseignements confidentiels, les renseignements confidentiels sans valeur commerciale ou stratégique ne sont pas considérés comme des secrets commerciaux. De manière similaire, des secrets commerciaux peuvent comprendre des savoir-faire, mais tous les savoir-faire ne sont pas des secrets commerciaux. De plus, un renseignement confidentiel peut ne pas être un secret commercial et avoir quand même de la valeur à titre de savoir-faire ou comporter d'autres aspects qui pourraient avoir de la valeur selon le contexte. Enfin, comme mentionné précédemment, un savoir-faire peut avoir de la valeur même s'il n'est pas confidentiel.

Les points d'intersection entre ces trois notions, on le voit bien, peuvent produire des zones grises et des définitions circulaires. Cela devient particulièrement problématique quand il est question d'accords juridiques ou de politiques d'entreprise. Cette ambiguïté, en plus de nuire directement à la conformité à de tels documents, met aussi en question leur applicabilité. Comme l'illustreront les affaires traitées ci-dessous, le contexte a une grande importance. C'est pourquoi il s'avère crucial de prendre le temps de définir les termes en fonction de l'objet de chaque document et des activités qu'il couvre.

Ainsi, les restrictions prévues dans les accords doivent correspondre au degré de sensibilité des renseignements, lesquels doivent être classifiés clairement et correctement pour en assurer la protection. Par exemple, les mesures en la matière peuvent être beaucoup plus grandes pour un secret commercial que pour un savoir-faire général : d'ex-employés pourraient se voir interdire d'utiliser des secrets commerciaux importants, mais ils seront en général libres d'utiliser des savoir-faire non confidentiels (qui ne sont pas secrets et qui pourraient, par exemple, être considérés par un tribunal comme des compétences propres à un métier ou comme des connaissances générales dans un domaine donné).

Au fil des ans, les tribunaux ont fourni des lignes directrices sur les manières d'employer ces termes dont les sens se chevauchent et sur les distinctions à faire entre eux, dans différents contextes. Comme le montrent les exemples qui suivent, le fil directeur qui ressort de la jurisprudence est que les renseignements confidentiels – qu'ils soient des secrets commerciaux, des savoir-faire, les deux ou aucun des deux – doivent être désignés comme tels avec un certain degré de précision.

Canada et États-Unis

La Cour d'appel des États-Unis (Troisième circuit) a étudié la distinction entre savoir-faire et secret commercial dans Mallet and Company Inc. v. Lacayo^[2]. Dans cette affaire, la cour a été incapable de déterminer lesquels des renseignements en litige constituaient un secret commercial et, par conséquent, les probabilités que le plaignant réussisse à faire reconnaître un détournement de secret commercial^[3]. La cour a donc souligné que le propriétaire d'un secret commercial devait en désigner la nature avec un certain degré de spécificité (propre au contexte), et que les secrets commerciaux devaient pouvoir être distingués de ce qui relève du savoir-faire général d'un employé^[4]. La cour a aussi établi que les employeurs pouvaient librement désigner et protéger leurs renseignements exclusifs (p. ex., un savoir-faire de l'employeur), reconnaissant qu'il « peut souvent être difficile de tracer la ligne» [traduction] entre les compétences ou les connaissances générales d'un employé et les secrets commerciaux d'un employeur[5]. Cette décision a montré qu'il incombe aux propriétaires de secrets commerciaux de démontrer que certains renseignements sont protégeables et qu'ils « ne constituent pas des connaissances générales propres à un domaine» ^[6].  

Au Canada, dans l'affaire Skycope Technologies Inc. v. Jia^[7], la Cour suprême de la Colombie-Britannique a aussi souligné l'importance d'indiquer précisément quels renseignements et quels savoir-faire sont considérés comme confidentiels. Elle a clarifié qu'un renseignement confidentiel « doit être inaccessible, avoir quelque chose d'original ou d'unique et ne pas être de la nature d'un « "savoir-faire"» [traduction]. Bien qu'elle semble, à première vue, exclure les savoir-faire de la définition de « renseignement confidentiel », la cour clarifie que certains savoir-faire peuvent être confidentiels, auquel cas ils doivent aussi être désignés avec précision pour être protégés. À titre d'exemple, elle déclare : « un renseignement qui peut être obtenu directement d'une source connue n'est pas confidentiel; cela dit, si son utilisation a évité à un défendeur la somme considérable de temps, d'efforts et de frais qu'il aurait autrement déployée pour l'obtenir, il peut s'agir d'un renseignement confidentiel» ^[8].

Dans l'affaire Skycope, la cour a établi que, sauf pour le code source et les études de marché du plaignant, les revendications de ce dernier quant à la confidentialité de plusieurs autres catégories de renseignements, y compris des savoir-faire issus de recherche et développement, n'étaient pas recevables parce qu'elles reposaient sur des preuves non étayées et n'indiquaient pas avec précision quels renseignements étaient probablement confidentiels^[9].

Toujours au Canada, dans la décision qu'elle a rendue en 2022 dans l'affaire 7868073 Canada Ltd. v. 1841978 Ontario Inc.^[10], qui portait sur l'octroi d'une licence visant un savoir-faire, la Cour supérieure de l'Ontario a souligné que l'importance de définir avec précision les savoir-faire confidentiels était directement liée à la valeur commerciale qu'ils peuvent avoir. Au sujet des questions au cœur du litige, la cour a expliqué qu'un « savoir-faire » avait déjà été décrit comme « tout renseignement commercial utile qui n'est pas protégé par un brevet et qui est connu du concédant de licence, mais non du titulaire de licence » [traduction] et que « le droit d'un concédant de licence de contrôler l'utilisation d'un savoir-faire se limitait à la mesure dans laquelle les renseignements pouvaient être protégés à titre de renseignements confidentiels » [traduction]^[11]. La décision cherche à clarifier que la valeur d'un savoir-faire peut dépendre de la mesure dans laquelle il est confidentiel ou n'est pas généralement connu du public. Un savoir-faire peut faire l'objet d'une licence et être commercialisé seulement s'il s'inscrit dans l'une de ces catégories.

ROYAUME-UNI

Les lois du Royaume-Uni reconnaissent aussi les chevauchements et les distinctions entre les notions de renseignement confidentiel, de secret commercial et de savoir-faire (ainsi que de renseignement exclusif en vertu de la loi sur les droits de la personne)^[12]. Les droits équitables à l'égard des renseignements confidentiels, établis depuis longtemps, ont été renforcés en 2018 par la législation harmonisée de l'Union européenne sur les secrets commerciaux^[13]. Selon cette législation, un secret commercial, contrairement à un renseignement confidentiel, doit par définition avoir une valeur commerciale parce qu'il est secret, et « la personne qui en a légalement le contrôle doit avoir pris des mesures, raisonnables dans les circonstances, pour le garder secret » [traduction]^[14]. 

Comme aux États-Unis et au Canada, il est important, au Royaume-Uni, de faire la distinction, dans les contrats et les mesures d'application de la loi, entre les renseignements confidentiels (qu'ils soient ou non des secrets commerciaux) dont la valeur est suffisante pour justifier des restrictions postérieures à l'emploi et les renseignements et savoir-faire plus généraux d'une organisation^[15].

Singapour

À Singapour, les secrets commerciaux sont généralement considérés comme un sous-ensemble des renseignements confidentiels et sont protégés principalement par l'obligation de confidentialité. Pour qu'une allégation de violation de la confidentialité soit admissible en cour à Singapour, il faut que le renseignement en question ait « le caractère confidentiel requis» [traduction] et qu'il ait été « communiqué dans des circonstances qui comportaient une obligation de confidentialité » [traduction]^[16].

Dans Clearlab SG Pte Ltd v. Ting Chong Chai^[17] (« Clearlab »), on peut lire qu'il faut faire la distinction entre « un secret commercial » [traduction] et « un simple renseignement confidentiel » [traduction] (c'est-à-dire un renseignement confidentiel dont la confidentialité est moindre que celle d'un secret commercial). En d'autres termes, un secret commercial est considéré comme comportant un degré de confidentialité plus élevé qu'un « simple renseignement confidentiel ». On lit aussi dans la décision Clearlab que l'obligation de confidentialité applicable à un « renseignement confidentiel » est satisfaite si le renseignement est relativement inaccessible au public, c'est-à-dire s'il n'est pas du domaine public.

Dans Clearlab, le juge a aussi fait référence à l'affaire Faccenda Chicken Ltd v. Fowler^[18] (« Faccenda ») et déclaré qu'un engagement exprès ne pouvait pas empêcher un ex-employé d'utiliser des renseignements confidentiels qui ne répondent pas à la définition de secret commercial. Clearlab ne pouvait donc pas empêcher des ex-employés de continuer à utiliser ou à divulguer ses renseignements qui étaient de simples renseignements confidentiels (et non des secrets commerciaux).

Le juge dans cette affaire a aussi pris soin de faire la distinction entre les « compétences et connaissances » [traduction] qui appartiennent à un ex-employé et les « renseignements confidentiels » [traduction] qui appartiennent à un ex-employeur. Il a établi que, même si les renseignements confidentiels de l'ex-employeur devaient être protégés, la portée de la protection ne devait pas nuire de façon déraisonnable à la capacité de l'ex-employé d'utiliser ses compétences et ses connaissances pour livrer concurrence à l'ex-employeur ou pour chercher un nouvel emploi dans le même domaine. Par « compétences et connaissances » [traduction], le juge faisait référence à l'affaire Faccenda. Il a décrit ces dernières comme des informations « qui, une fois apprises, ne peuvent pas être désapprises et deviennent partie intégrante des compétences et des connaissances que l'employé met à profit dans le cours de l'activité de l'employeur » [traduction].

Chine

En Chine, pays de droit civil, la définition légale de « secret commercial » est codifiée dans l'Anti-Unfair Competition Law (révisée en 2019). Selon la loi, un secret commercial est un renseignement technique ou opérationnel qui n'est pas connu du public, qui peut être utilisé pour procurer des avantages économiques aux détenteurs des droits, qui a un caractère exploitable et dont les détenteurs des droits ont pris des mesures pour en assurer la confidentialité.

Selon la jurisprudence chinoise, les tribunaux populaires privilégieront en effet trois aspects pour déterminer si un secret commercial doit être protégé par la loi : 1) il s'agit d'un renseignement confidentiel; 2) il a une valeur commerciale; 3) le détenteur des droits a pris des mesures pour en assurer la confidentialité.

En prenant l'exemple de renseignements sur des clients, dans l'affaire Huayang New Technology (Tianjin) Group Co., Ltd v. Machdarecare (Tianjin) Technology Co., Ltd. (« Huayang »)^[19], la Cour populaire suprême de Chine (la « CPSC ») a noté que les renseignements généraux contenus dans la liste de clients de Huayang étaient accessibles au public par une simple recherche sur le Web. En l'occurrence, la liste de clients ne contenait que des renseignements usuels d'ordre transactionnel (noms des clients, coordonnées de personnes-ressources, dates des commandes, quantités, spécifications des produits). Elle ne contenait pas de détails comme les habitudes ou les intentions d'achat des clients, qui auraient pu avoir une valeur commerciale. Même si Huayang avait pris des mesures pour assurer la confidentialité de sa liste de clients, la cour a établi que cette liste ne constituait pas un secret commercial protégé par l'Anti-Unfair Competition Law.

Dans l'affaire Lumi Legend Corporation v. Wu Tianci et al. (« Lumi »)^[20], en revanche, la CPSC a considéré la liste de clients de Lumi comme un secret commercial. Cette liste contenait non seulement des renseignements généraux d'ordre transactionnel (noms des clients, coordonnées de personnes-ressources, etc.), mais aussi des informations renseignant sur les habitudes d'achat et les préférences des clients, comme les modalités de paiement, les exigences d'emballage et les prix d'achat ou de vente, que la cour a jugés avoir une valeur commerciale potentielle.

En ce qui concerne les savoir-faire, les connaissances et les compétences acquis par les employés pendant la relation d'emploi, la CPSC a indiqué sa position dans l'affaire Huayang susmentionnée : les connaissances, l'expérience et les compétences que les emplois acquièrent et accumulent dans le cadre de leur travail sont essentielles à leur subsistance et à leur employabilité. La CPSC a jugé que les employés devaient se voir accorder la liberté d'utiliser ces ressources en toute autonomie une fois qu'ils quittent leurs fonctions, sauf s'il peut être établi qu'un savoir-faire est un secret commercial de l'employeur.

Par ailleurs, la CPSC, en général, n'applique pas la protection des secrets commerciaux prévue par la loi et ne reconnaît pas les moyens illicites utilisés par un ancien employé qui exploite une entreprise dans le cas où un client fait des affaires avec le nouvel employeur d'un ancien employé, où le client fait confiance à l'employé comme personne et où le client choisit volontairement de faire des affaires avec la personne et son nouvel employeur (selon les observations de la CPSC sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans des affaires civiles de violation du secret commercial, publiées en 2020).

Dans tous les cas, la conclusion, avec les partenaires d'affaires et les employés, de robustes accords de non-divulgation, de non-utilisation et de non-contournement est fondamentale dans la protection des renseignements confidentiels en Chine. 

Ce que les entreprises doivent retenir

Malgré la confusion qui entoure les termes traités dans cet article, la solution pour la plupart des organisations se résume à faire des efforts raisonnables pour désigner les renseignements exclusifs comme tels, les protéger et en évaluer la valeur. Si vous vous demandez par où commencer, sachez que des professionnels de la propriété intellectuelle peuvent vous aider a) à déterminer quels types de renseignements sont protégeables et b) à élaborer des stratégies pour gérer vos actifs informationnels, les commercialiser et veiller à ce qu'ils soient protégés par la loi (voir ci-dessous les étapes menant à une gestion efficace des secrets commerciaux).  

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[1] Code criminel, LRC 1985, c C-46, par. 391(5); Uniform Trade Secrets Act, article 1; Directive (UE) 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, par. 2(1); Anti-Unfair Competition Law de la République populaire de Chine (révisée en 2019), article 9; Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, article 39.  

[2] Mallet and Company Inc. v. Lacayo, 16 F.4th 364, (3d Cir. 2021). [Mallet]

[3] Mallet, par. 385 et 386.

[4] Mallet, par. 386 à 388.   

[5] Mallet, par. 387.

[6] Id.

[7] Skycope Technologies Inc. v. Jia, 2023 BCSC 1288. [Skycope]

[8] Skycope, par. 118 à 122.

[9] Le plaignant acceptait qu'avant de se joindre à l'entreprise, les défendeurs détenaient un savoir-faire issu de la recherche-développement dans le domaine et que ce savoir-faire n'était pas confidentiel. Il alléguait toutefois que les défendeurs n'avaient pas de savoir-faire relatif à la « technologie anti-drone sans fil » [traduction] avant de se joindre à l'entreprise et que, par conséquent, ces renseignements étaient confidentiels. La cour a rejeté cet argument et a affirmé qu'un savoir-faire relatif à la « technologie anti-drone sans fil » [traduction] en général, sans plus de précision, était trop vague et n'était pas confidentiel (Skycope, par. 129-134, 141).

[10] 7868073 Canada Ltd. v. 1841978 Ontario Inc., 2022 ONSC 4557. [7868073 Canada Ltd]

[11] 7868073 Canada Ltd, par. 169-171; H. Roger Hart et Daniel R. Bereskin, (2007) « The Licensing and Commercializing of Intellectual Property », par. 2 et 3.

[12] Human Rights Act 1998; la cour a considéré l'usage à mauvais escient de renseignements personnels comme un délit distinct dans l'affaire Vidal-Hall v. Google Inc [2015] EWCA Civ 311.

[13] Directive 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (directive sur les secrets d'affaires) [2016] JO L 157/1, mise en application par le règlement Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018 et maintenue après la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

[14] Directive sur les secrets d'affaires, par. 2(1).

[15] Par exemple, Faccenda Chicken Ltd v. Fowler [1986] ICR 297.

[16] I-Admin (Singapore) Pte Ltd v Hong Ying Ting and others [2020] SGCA 32, citant Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd [1969] RPC 41 (« Coco »).

[17] Clearlab SG Pte Ltd v. Ting Chong Chai [2014] SGHC 221.

[18] Faccenda Chicken Ltd v. Fowler and others [1987] 1 Ch 117.

[19] Huayang New Technology (Tianjin) Group Co., Ltd v. Machdarecare (Tianjin) Technology Co., Ltd [2019] No. 268 SPC Civil Retrial.

[20] Lumi Legend Corporation v. Wu Tianci et al [2023] No. 1470 Zhe 02 Civil Final Trial.