Droit canadien en matière de brevets - Rétrospective de l'année 2018

07 janvier 2019

Le droit canadien en matière de brevets a connu plusieurs développements en 2018. De nombreuses décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale auront une incidence notable sur l’avenir du droit des brevets au Canada. De plus, la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets ont toutes deux été l’objet d’importantes modifications qui auront des répercussions sur la poursuite et l’application des droits de brevet au Canada pour les années à venir.



Procès et décisions notables

L’importance d’une définition adéquate de « personne versée dans l’art » (PVA) dans l’interprétation des revendications

Dans l’affaire Bombardier Produits Récréatifs Inc. c. Arctic Cat, Inc., 2018 CAF 172, la Cour d’appel fédérale (« la Cour d’appel ») s’est entre autres penchée sur la question de savoir s’il était approprié de limiter un élément de revendication à un exemple présenté dans la section sur les variantes préférées du brevet. 

En concluant en l’espèce qu’il était inapproprié de procéder ainsi, la Cour d’appel a confirmé que, outre le mémoire descriptif, la seule preuve qui devrait éclairer l’analyse d’une revendication est celle permettant de déterminer comment la PVA interpréterait cette revendication à la lumière de ses connaissances générales courantes en la matière. À cette fin, la décision de la Cour d’appel a souligné l’importance d’un expert chevronné dans le domaine de la technologie en question et de la compréhension correspondante d’une PVA par rapport à un tel domaine technologique quant au libellé des revendications en cause. Ce point est particulièrement important puisqu’il n’est pas inhabituel que la divulgation d’un brevet ne présente aucune description intégrale de l’art antérieur et des connaissances générales courantes, les descriptions et dessins d’un brevet étant, dans de nombreux cas, exemplaires seulement.

Par conséquent, la Cour d’appel a accueilli l’appel du breveté, et a déterminé que le juge de première instance avait conclu à tort à l’absence de contrefaçon en se fondant sur une interprétation de la revendication se limitant à la variante préférée du brevet.

L’importance des connaissances générales courantes d’une PVA pour déterminer l’évidence

Dans l’affaire AFD Petroleum Ltd. v. Frac Shack Inc.2018 FCA 140, la Cour d’appel a jugé que « les connaissances générales courantes de la PVA [...] constituent un élément clé de l’analyse d’évidence ». Estimant que le juge de première instance n’avait pas suffisamment tenu compte de l’incidence des connaissances de la PVA dans le domaine technologique en cause, la Cour d’appel lui a renvoyé la question du caractère évident pour un nouvel examen. 

Après sa réexamination (2018 CF 1047), le juge de première instance a conclu que les revendications en cause n’étaient pas évidentes compte tenu de son identification de la PVA et de l’étendue des connaissances générales de cette personne. Il a également apporté des clarifications quant à l’évaluation de l’évidence à la lumière des commentaires faits par la Cour d’appel dans l’affaire Ciba Speciality Chemicals Water Treatments Limited c. SNF Inc., 2017 CAF 225. Il a notamment précisé que l’évidence n’est pas déterminée par rapport à l’état de la technique en général, mais plutôt aux éléments de l’état de la technique que la PVA pourrait trouver à la suite d’une recherche raisonnablement diligente.

Les contrefacteurs ne peuvent pas s’appuyer sur des défenses NIA illégales ou non viables sur le plan économique

La Cour d’appel a commenté de nombreuses questions relatives aux dommages-intérêts dans l’affaire Apotex Inc. v. Eli Lilly and Company, 2018 FCA 217. Dans cet appel, Apotex demandait l’annulation d’une décision de la Cour fédérale rendue en 2014, laquelle accordait à Eli Lilly 31 M$ en dommages-intérêts ainsi que 75 M$ en intérêts antérieurs au jugement à la suite de la contrefaçon par Apotex de huit brevets distincts appartenant à Lilly relatifs à son produit, CEFACLOR®.

La Cour d’appel a rejeté les arguments d’Apotex selon lesquels le montant des dommages-intérêts de 31 M$ devrait être réduit, déterminant par le fait même qu’une défense NIA (non infringing alternative) « légitime » doit être légale. Plus particulièrement, la Cour d’appel a statué qu’Apotex ne pouvait invoquer une prétendue NIA qui aurait contrefait un brevet autre que les brevets en cause dans le cadre de la poursuite.

La Cour d’appel a également statué qu’un contrevenant qui cherche à se prévaloir d’une NIA doit démontrer que cette dernière était « objectivement viable sur le plan économique au moment en question ». Dans cette affaire, Apotex a cité un soi-disant « procédé Lupin 2 » comme étant une prétendue NIA. Cependant, Apotex n’a pas prouvé que le procédé Lupin 2 était économiquement viable : au contraire, il « ne constituait pas un substitut intéressant ».

La Cour d’appel a donc rejeté l’appel d’Apotex, sauf pour ce qui est de la question des dommages-intérêts, qui a été renvoyée au juge de première instance pour un nouvel examen.

Shire défend le brevet VYVANSE® dans le cadre d’actions partiellement réunies/application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (RMBAC)

Dans l’affaire Apotex Inc. c. Shire LLC, 2018 CF 637, la Cour fédérale a conclu que les revendications liées au brevet du composé de Shire couvrant l’ingrédient actif de VYVANSE®, son médicament pour le traitement du TDAH, ne sont pas invalides. La Cour fédérale a également accordé à Shire une ordonnance interdisant au ministre de la Santé d’émettre un avis de conformité à Apotex pour son produit générique proposé. Ces deux ordonnances étaient nécessaires puisque la preuve présentée au procès se rapportait à la fois à une demande en vertu de l’ancien RMBAC présentée en réponse à un avis d’allégation signifié par Apotex, ainsi qu’à une action en invalidation présentée par Apotex cinq jours après le dépôt de la demande. Les deux procédures ont été partiellement réunies par la Cour fédérale.

Ces procédures reflètent l’importance de la décision rendue par la Cour suprême en 2017 dans l’affaire AstraZeneca. Initialement, la cause d’Apotex reposait en grande partie sur des allégations d’inutilité fondées sur la doctrine de la promesse. Cependant, moins d’une semaine avant le début du procès, Apotex a complètement abandonné son argument sur l’utilité ainsi que deux de ses quatre témoins experts, laissant l’anticipation et l’évidence comme principaux enjeux en cause. La Cour fédérale s’est prononcée en faveur de Shire sur ces questions sur la base des faits qui lui ont été présentés.

Voici quelques décisions sur lesquelles AstraZeneca c. Apotex, 2017 CSC 36, a eu une incidence :

  1. Hospira c. The Kennedy Trust et al., 2018 CF 259. Cette vaste décision portait sur un « nombre mirobolant et un éventail hétéroclite de questions de droit des brevets » sur la validité et la contrefaçon d’un brevet revendiquant l’utilisation complémentaire du méthotrexate et de l’infliximab pour traiter les maladies auto-immunes. Une des questions soulevées était l’impact d’AstraZeneca, Hospira soutenant que la doctrine de la promesse a été importée dans la loi de l’insuffisance et de la portée excessive. La Cour fédérale a cependant rejeté cet argument, en déclarant : « Il est sans conteste que ce n’est pas ce que préconise AstraZeneca, et il serait incohérent d’écarter cette doctrine pour ne l’autoriser à réémerger sous les termes d’un autre principe sans directive claire [dans la décision de la Cour suprême] à cet effet ».
  2. Apotex Inc. v. Abbott Laboratories et al, 2018 ONSC 5199. Dans cette décision, la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté les tentatives d’Apotex d’interpréter qu’AstraZeneca maintenait la doctrine de la promesse active. Plus particulièrement, Apotex cherchait à modifier ses arguments d’utilité fondés sur la promesse en transposant ces allégations aux chefs d’accusation de portée excessive, d’insuffisance et de fausse déclaration volontaire (article 53[1]). Après avoir étudié la jurisprudence de la Cour fédérale concernant AstraZeneca, la Cour supérieure de l’Ontario conclu que « les zombies sont bel et bien morts ».
  3. Apotex Inc. v. Schering Corporation2018 ONCA 890, et Eli Lilly Canada Inc. c. Teva Canada Limitée2018 CAF 53. Il s’agit de deux décisions contradictoires concernant la capacité d’un contrefacteur à toucher des dommages-intérêts d’un breveté dont le brevet a été invalidé en vertu de la doctrine de la promesse, qui n’est pas la bonne approche pour déterminer la validité d’un brevet. Dans Eli Lilly, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’argument de Lilly selon lequel Teva ne devrait pas avoir droit à des dommages-intérêts en application de l’article 8 à la suite d’une demande d’interdiction présentée par Lilly concernant un brevet portant sur l’olanzapine, son antipsychotique. La demande d’interdiction de Lilly a été rejetée uniquement en raison de la doctrine de la promesse, et Lilly a soutenu qu’AstraZeneca a rendu la décision dans la demande d’interdiction indéfendable sur le plan juridique, affirmant que la Cour doit tenir compte de tout changement de circonstances influant sur la validité du brevet.

Quant à Schering, la Cour d’appel de l’Ontario (« ONCA ») est arrivée à une conclusion différente. Dans cette affaire, l’ONCA a entendu des arguments semblables à ceux présentés dans l’affaire Eli Lilly en ce qui concerne une action intentée par Apotex en dommages-intérêts triples en vertu du statut des monopoles, en réponse au jugement de la Cour fédérale, lequel déterminait que le brevet de Schering pour son produit RAMIPRIL® était nul en vertu de la doctrine de la promesse. L’ONCA a permis à Schering de plaider que la décision invalidant le brevet RAMIPRIL® était fondée sur des principes juridiques erronés. L’ONCA a ainsi examiné la décision Eli Lilly et a déclaré, entre autres, qu’elle n’était pas d’accord avec la préoccupation de la Cour d’appel fédérale selon laquelle permettre une modification de la loi sur un point fondamental constituerait une circonstance spéciale qui affaiblirait l’objectif du caractère définitif. L’ONCA a plutôt jugé qu’un « changement fondamental » comme celui causé par AstraZeneca est « précisément le genre de circonstance spéciale où le principe du caractère définitif devrait céder devant la justice de l’affaire ».

Réclamation de Teva en vertu de l’article 8 concernant VELCADE® (bortézomib) accordée car les brevets de Janssen étaient évidents/non contrefaits

Dans l’affaire Teva Canada Limited c. Janssen Inc., 2018 CF 754, la Cour fédérale a conclu que les brevets de Janssen sur les composés et formulations de VELCADE® étaient invalides pour cause d’évidence, et qu’un brevet couvrant la production à grande échelle du bortézomib n’était pas contrefait. Cette procédure découle d’une action intentée en vertu de l’article 8 à la suite de deux décisions [1] rendues en 2015 en vertu du RMBAC, dans lesquelles des allégations d’évidence concernant le même composé et les mêmes brevets de formulation se sont avérées fondées.

L’analyse de l’évidence effectuée par la Cour fédérale comportait certains aspects dignes de mention. En ce a trait au brevet visant le composé, le composé en question faisait l’objet d’une divulgation du genre dans les références d’antériorité. La preuve était que la PVA préférerait un acide aminé hydrophobe à un endroit particulier sur le peptide, limitant les options à moins de dix. Il a alors été prouvé que le composé revendiqué (qui comprenait l’acide aminé phénylalanine) ne surpassait pas les autres acides aminés hydrophobes possibles. L’évidence a été en partie établie sur cette base, malgré l’absence apparente de solution explicite dans l’art antérieur à l’égard de l’acide aminé phénylalanine en particulier.

La Cour fédérale a également examiné et rejeté les arguments voulant que la PVA soit définie en fonction de chacune des revendications une par une. Elle a conclu que la PVA doit être évaluée dans le contexte du brevet dans son ensemble, et que le fait que certaines revendications d’un brevet ne soient pas invoquées ne peut avoir d’incidence sur les caractéristiques de la PVA. 

Confirmation de la portée élargie de la notion de « personne se réclamant du breveté » dans l’appel concernant les dommages-intérêts liés à la lévofloxacine

Dans l’affaire Teva Canada Limited c. Janssen Inc., 2018 CAF 33, la Cour d’appel a entériné des dommages-intérêts de 5,5 M$ et de 13 M$ octroyés par la Cour fédérale à deux entités de Janssen en réponse à la contrefaçon par Teva d’un brevet couvrant le composé lévofloxacine (LEVAQUIN®).

La décision d’appel confirmait en grande partie les conclusions de fait de la Cour fédérale. Précisons que Teva a affirmé que la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant que Janssen US, qui a vendu des comprimés LEVAQUIN® destinés à être vendus au Canada à Janssen Canada, n’était pas une personne se réclamant du breveté en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets, puisqu’elle n’a pas accompli un acte qui, autrement, serait considéré comme un acte contrefaisant. La Cour d’appel a rejeté cet argument, citant que l’objectif du paragraphe 55(1) est de fournir un recours aux personnes qui possèdent un droit dont la source peut être attribuée au breveté et qui subissent un tort par suite de la contrefaçon, en ajoutant qu’il « suffit qu’une partie établisse qu’elle jouit de droits découlant d’un brevet pour être une personne se réclamant du breveté ».

Le droit de choisir entre des dommages-intérêts et une restitution appartient au breveté et non au contrefacteur

Dans l’affaire Apotex Inc. c. Bayer Inc., 2018 CAF 32, la Cour d’appel a rejeté l’argument d’Apotex selon lequel le paragraphe 57(1) de la Loi sur les brevets lui permettait de choisir de payer une restitution de ses bénéfices, plutôt que les dommages-intérêts du breveté, après avoir contrefait le brevet de Bayer couvrant ses produits YASMIN® et YAZ®.

Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les brevets stipule que la Cour peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, ordonner la restitution des bénéfices. De plus, le paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets prévoit qu’un contrefacteur « est responsable... du dommage que cette contrefaçon [a fait subir au breveté] ». Confirmant la décision ci-dessous, la Cour d’appel a statué que le droit de choisir entre des dommages-intérêts et une restitution des bénéfices appartenait au breveté et non au contrefacteur (sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour de refuser une restitution). La Cour d’appel a déclaré qu’elle « ne saurait obliger le breveté à accepter à une restitution des bénéfices s’il n’est pas disposé à le faire ».

Invalidation d’un brevet de système axé sur le jeu responsable pour cause d’inutilité et d’insuffisance

Dans l’affaire Safe Gaming System c. Société des loteries de l’Atlantique, 2018 CF 542, le brevet de la demanderesse relatif aux « systèmes de jeu responsable » (un système qui fournit des alertes à l’utilisateur lorsqu’il atteint ou dépasse des limites de perte, des limites de temps, des changements de comportement de jeu, etc.) a été invalidé pour cause d’inutilité et d’insuffisance de divulgation.

En ce qui concerne le manque d’utilité, la Cour a conclu que la PVA pourrait surveiller les gestes posés par le joueur, mais elle ne pourrait pas être en mesure de savoir ce qui est sécuritaire pour une personne (ce qui est sécuritaire pour une personne peut ne pas l’être pour une autre). Par conséquent, comme une PVA, au moment pertinent, ne possédait pas les outils psychologiques pour surveiller et réduire le jeu compulsif, l’utilité n’a pas valablement été prédite ou démontrée. 

Pour ce qui est du manque de suffisance, la Cour a conclu qu’au moment pertinent, il existait peut-être certains renseignements limités sur le jeu compulsif, mais qu’ils n’étaient pas suffisants pour que la PVA comprenne le brevet.

La Cour a également conclu que même si le brevet avait été valide, le système accusé ne le contrefaisait pas.

Octroi d’environ 8 M$ en dommages-intérêts pour contrefaçon d’un brevet du secteur pétrolier

Dans Grenke c. DNOW Canada ULC, 2018 CF 564, la Cour a déterminé le montant approprié des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet à la suite d’une décision de première instance antérieure concluant que le brevet en cause était valide et contrefait. Les demandeurs réclamaient environ 10 M$ en dommages-intérêts pour cause de ventes perdues ainsi que des redevances raisonnables, selon le cas, la fourchette demandée dépendant principalement du taux de redevance que la Cour arrêtera. Cette dernière a finalement accordé des dommages-intérêts d’un montant de 7,9 M$, y compris des dommages-intérêts pour profits perdus (4,5 M$ d’après la preuve de part de marché pertinente) et d’autres dommages-intérêts fondés sur un taux de redevances raisonnable de 8 % des ventes.

Bien qu’ils aient été demandés, aucun dommage-intérêts punitif n’a été accordé, car la Cour a conclu que la contrefaçon délibérée ne suffisait pas, et qu’il n’y avait autrement aucune conduite malveillante ou abusive de la part des défenderesses.

Injonction interlocutoire accordée dans une affaire de contrefaçon de brevet

Dans l’affaire Thermolec ltée c. Stelpro Design inc., 2018 QCCS 901, la Cour supérieure du Québec a accordé une injonction interlocutoire dans une affaire de contrefaçon de brevet. De telles injonctions sont rares dans les dossiers relatifs aux brevets, car le breveté est tenu de prouver qu’il a subi un préjudice irréparable, ce qui a toujours été difficile à démontrer.

En l’espèce, la Cour a procédé à une analyse détaillée du bien-fondé, y compris de la preuve d’expert, et a conclu qu’il y avait probablement contrefaçon. En concluant qu’il y aurait un préjudice irréparable, la Cour a également identifié la perte d’achalandage et de distributeurs, et a conclu qu’il serait impossible de déterminer l’ampleur du préjudice déjà subi et à subir. Étant donné que le tribunal a conclu à l’existence d’un droit sérieux (une contrefaçon) et d’un préjudice irréparable, et que le produit en cause représentait un aspect plus important des affaires du demandeur que de celles du défendeur, le critère de la balance des inconvénients était également respecté.

Des brevets d’inspection des voies ferrées reconnus comme valides et contrefaits

Dans l’affaire Georgetown Rail Equipment Company c. Rail Radar Inc., 2018 CF 70, la Cour a conclu que deux brevets relatifs à la technologie d’inspection des voies ferrées étaient valides et qu’ils avaient été contrefaits.

Au procès, l’évidence et la contrefaçon étaient les principales questions en jeu. Les brevets ont été jugés inventifs, car ni l’existence des problèmes en cause ni les solutions proposées n’étaient évidentes dans l’art antérieur. Les arguments de la défenderesse selon lesquels la PVA aurait été incitée à utiliser les techniques d’inspection généralement connues dans le contexte ferroviaire ont été rejetés. Ses arguments selon lesquels toutes les parties des revendications étaient connues, et donc évidentes, ont également été rejetés, car l’inventivité peut découler d’une combinaison. 

En ce qui concerne la contrefaçon, la Cour a conclu qu’il existe des ententes entre les parties qui agissent de concert pour commettre un acte délictueux. La Cour a également déterminé que tous les éléments essentiels des revendications invoquées étaient présents dans le système accusé.

Modifications apportées à la Loi sur les brevets et aux règles sur les brevets

Modifications importantes à la Loi sur les brevets du Canada

Le projet de loi C-86 est entré en vigueur le 13 décembre 2018 et a apporté plusieurs modifications importantes à la Loi sur les brevets du Canada :

  1. File Wrapper Estoppel (admissibilité de l’historique des poursuites) : principe qui s’applique depuis longtemps aux États-Unis et qui a précédemment été rejeté par la Cour suprême du Canada, le nouvel article 53.1 de la Loi sur les brevets rend admissibles devant la Cour la preuve historique des poursuites aux fins de l’interprétation des revendications;
  2. Brevets essentiels à une norme : le nouvel article 52.1 de la Loi sur les brevets rend l’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une norme obligatoire pour tout titulaire subséquent du brevet. Les règlements concernant l’engagement d’accorder une licence, y compris ceux concernant ce qui constitue ou non une licence relative à un brevet essentiel à une norme ou une licence délivrée sous des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (dites FRAND ou « fair, reasonable and non-discriminatory »), doivent encore être fournis;
  3. Élargissement des moyens de défense en cas d’expérimentation et d’utilisation antérieure : le nouvel article 55.3 prévoit une exception à un acte commis dans un but d’expérimentation, allant au-delà de l’ancien article 55.2. De plus, l’exception relative à l’utilisation antérieure en vertu de l’ancien article 56 a été élargie pour inclure tout acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon ayant été commis par une personne avant la date d’une revendication, de sorte qu’il ne constitue pas une contrefaçon si cette personne commet le même acte à compter de cette date;
  4. Exigences relatives aux demandes écrites : le nouvel article 76.2 exige que toute demande écrite (p. ex. une lettre de cessation et d’abstention) relative à un brevet se conforme à des exigences prescrites. Pour le moment, ces exigences restent à déterminer (elles doivent être précisées dans les règlements). Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences peut intenter une procédure à cet égard afin de réclamer diverses réparations pécuniaires équitables;
  5. Collège des agents de brevets : le projet de loi C-86 a confirmé la création d’un organisme administratif responsable de régir les agents de brevets.

Les modifications ci-dessus sont décrites de manière plus détaillée ici.

Modifications proposées aux Règles sur les brevets du Canada

Comme il est mentionné plus en détail ici, le gouvernement canadien a récemment publié aux fins de consultation publique une version mise à jour des modifications qu’il propose d’apporter aux Règles sur les brevets du Canada. Les modifications devraient prendre effet vers la fin de 2019. Voici quelques-unes des principales modifications :

  1. Le délai de réponse aux actions administratives sera généralement de quatre mois au lieu des six mois actuels;
  2. Les requêtes d’examen devront être faites dans les quatre ans suivant la date de dépôt au Canada, au lieu des cinq ans actuels;
  3. Le paiement de la taxe finale doit être dû dans les quatre mois suivant l’avis d’octroi de l’indemnité, au lieu des six mois actuels;
  4. L’entrée tardive au Canada selon le Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty ou PCT) ne sera permise que si le demandeur peut convaincre le Bureau des brevets que le non-respect du délai de 30 mois n’était pas intentionnel;;
  5. Le rétablissement de demandes abandonnées ne sera plus de plein droit dans certains cas. Dans ces circonstances, il faut démontrer que l’abandon s’est produit bien que le demandeur ait fait preuve de toute la « diligence requise »;
  6. Les tiers ne seront pas tenus responsables des actes qui constitueraient par ailleurs des actes de contrefaçon accomplis de bonne foi pendant la période au cours de laquelle une demande ou un brevet est abandonné/expire, et l’exigence consistant à démontrer l’exercice d’une « diligence raisonnable » devra être satisfaite;
  7. Les demandeurs seront plus facilement en mesure de soumettre des modifications après l’avis d’acceptation;
  8. Le délai de grâce pour les divulgations antérieures d’un demandeur sera prolongé afin d’être fondé sur la date de priorité la plus ancienne d’un demandeur ou sur l’année précédant la date de dépôt au Canada, selon la première de ces dates.
     

[1] 2015 CF 247 et 2015 CF 184


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